Какой тип лицензии наиболее выгоден для лицензиара

Конспект мастер-класса «Лицензирование и мерчандайзинг. Анимационные герои в коммерции»

14 февраля состоялся мастер-класс «Лицензирование и марчандайзинг. Анимационные герои в коммерции». Экспертами выступили: Руслан Подлесный – директор компании Good Points и Мария Лискович – адвокат, юрист, бизнес медиатор. На примерах из мировой и украинской практик обсуждали особенности рынков лицензирования, их структуры, модели монетизации, причины слабой развитости данного направления в Украине. Спикеры представили кейсы Disney, Marvel, «Маши и медведя», «Лунтика».

Предлагаем вашему вниманию конспект выступления.

Лицензирование – это передача в аренду прав на использование объектов интеллектуальной собственности для производства или продвижения товаров и услуг.
Объектами интеллектуальной собственности могут выступать анимационные бренды, художественные фильмы, литературные персонажи, произведения искусства, различные торговые марки и даже слоган.

Лицензирование – это мощный элемент маркетинга, который широко используется не только крупными корпорациями, но и представителями малого и среднего бизнеса. Лицензирование выгодно обеим сторонам сделки.

Выгоды для лицензиара:

Доход от лицензирования
Маркетинговая поддержка объекта интеллектуальной собственности
Расширение корпоративного бренда на новые категории продукции

Выгоды от покупки лицензии:

Узнаваемость, сформированный спрос
Экономия маркетинговых расходов
Оперативность выведения товара на рынок
Расширение производства и выход на новые рынки
Лицензионная продукция стоит дороже
Отстраненность от конкурентов
Расширение каналов дистрибуции
Дополнительный сигнал для потребителя о качестве продукта

Помимо этого, дистрибуторы охотнее берут к себе в портфель продукцию, которая уже выпускается под каким-либо известным брендом.
Руслан Подлесный привел в пример реальный кейс, когда некий небольшой производитель кукурузных палочек не мог попасть в розничную сеть, т.к. места на полках ограничены. Но после приобретения лицензии «Лунтика», торговая сеть охотно согласилась на сделку.

Не всегда единственной целью лицензиара является получение дополнительного дохода от лицензирования. В случае с лицензированием торговых марок, продажа лицензии позволяет правообладателю выйти на смежные рынки без дополнительных затрат.
Например, производители автомобильных марок Ferrari и Lamborghini, продают также лицензии производителям различных автомобильных аксессуаров, детских игрушек, канцтоваров или одежды, тем самым выходят на новые рынки, используя свой бренд, и получают от этого дополнительный доход.

Виды лицензионных брендов:

Развлекательные бренды и образы персонажей
Корпоративные бренды и товарные знаки
Fashion–бренды (сфера моды)
Паблишинг (на базе литературных героев)
Спорт
Искусство
Знаменитости
Учебные заведения

Емкость мирового рынка лицензирования составляет практически 252 млрд долларов. Из них 58% — США и Канада, на втором месте – Великобритания, затем Япония, Китай. В целом вся Европа занимает приблизительно четверть лицензионного рынка.
Наиболее развито лицензирование в сфере развлекательных брендов и образов персонажей. В структуре продаж на международном лицензионном рынке наибольшую долю занимает одежда -16,3%. В Украине выпуск лицензионной одежды пока слабо развит, поскольку на этом рынке все еще довольно много контрафактной продукции. Второе место в структуре рынка занимают игрушки — 12,3%, затем — аксессуары — 11,4%, домашний декор и мебель — 7,7%, компьютерные и видеоигры — 6,6%, продукты питания и напитки — 6,1%.
Зарубежный лицензионный рынок насыщен и пребывает в стадии зрелости. На нем очень большая конкуренция, поэтому ритейл предпочитает работать с уже раскрученными и известными лицензионными брендами, тогда как новым брендам сложно пробиться на розничную полку.

Украинский рынок лицензирования находится на начальном этапе развития. Наиболее популярными категориями лицензионной продукции в Украине являются игрушки, печатная продукция, настольные игры, канцтовары. В последнее время активно развивается также лицензирование продуктов питания.

Существуют различные типы анимационных брендов:

Фильмы-события (полный метр)

Сериалы (вечнозеленые бренды — долго неустаревающие и не теряющие своей актуальности)

Циклические – полный метр с продолжениями

Вид анимационного бренда в первую очередь определяет характер продаж лицензионной продукции. Если это сериал, то продукция продается все время хорошо. Продукция фильмов-событий лучше всего продается в период рекламной кампании и кинопроката, затем, примерно через полгода, наблюдается значительный спад. Уровень продаж лицензионной продукции циклических брендов будет представлять нечто среднее, находясь на определенном уровне с пиками продаж во время выхода нового контента. Хорошим примером может быть выход продолжения звездной саги Star Wars в 2016 году. Можно было наблюдать значительный рост популярности различных лицензионных товаров перед премьерой фильма.

Анимационные лицензии бывают эксклюзивные и не эксклюзивные. Первые, по мнению Руслана, являются оптимальным вариантом как для правообладателя, так и для лицензиата. В таком случае намного проще контролировать качество выпускаемой лицензионной продукции и объемы производства лицензиатом.
В случае продажи неэксклюзивных лицензий на выпуск одной и той же продукции многим компаниям может возникать ценовая конкуренция между самими лицензиатами и их продуктами, что приводит к снижению общего дохода от лицензирования.

Основные факторы, влияющие на популярность анимационного бренда:

Лояльность аудитории к персонажам

Способ распространения контента

Каналы продвижения анимационных брендов:

Телевидение (эфир и промо программ)

Печатные издания (специализированные и детские)

Интернет (трансляция контента на различных платформах, сайт, социальные сети, баннерная сеть, онлайн игры)

Специальные акции (промо-акции, детские спектакли, выставки)

На начальном этапе создания контента необходимо думать о том, за счет чего продукт будет монетизироваться и как будут окупаться затраты на производство.
Производство анимационных сериалов очень тяжело окупить только за счет продажи самого контента, в отличие от полнометражных фильмов. При производстве анимационных сериалов необходимо помнить о том, что украинский рынок слишком мал, поэтому еще на этапе разработки персонажей необходимо думать о дополнительных зарубежных территориях. Также на начальном этапе нужно определить основные категории лицензионной продукции исходя из целевой аудитории.
Желательно, чтобы целевая аудитория фильма и лицензионного продукта максимально совпадали.

Существую различные схемы выплаты вознаграждения лицензиару.

1. Фиксированная ставка – лицензиат обязан выплатить фиксированную сумму, которая не зависит от объемов продаж. Данная схема популярна, например, при покупке арт-лицензий, но практически не используется при покупке анимационных брендов.

2. Ставка роялти – это процент от продаж лицензионной продукции. Для промышленных товаров ставка составляет, как правило, 10-15% от цены реализуемой продукции. Для продуктов питания – 4-6%.

3. Наиболее популярная схема – фиксированная сумма минимального вознаграждения (минимальная гарантия) + ставка роялти.

Нужно отметить, что в каждом случае схема выплаты вознаграждения лицензиару согласовывается индивидуально.

Варианты использования анимационных лицензий:

Выпуск лицензионной продукции

Ко-брендинговая лицензионная продукция

Прямые сделки с розницей direct-to-retail

Промо-кампании (лицензионные подарки за покупку, вложения в упаковку и призы, программы лояльности)

Основные категории продуктов для лицензирования в Украине

Настольные игры и наборы для творчества

Спортивные товары (велосипеды, скейты, самокаты)

Особенность украинского рынка также в том, что некоторые категории продукции почти не производятся на территории Украины. Как правило, производство находится в Азии, а для лицензиата это дополнительные затраты.

Использование персонажей в бизнесе делает его более успешным и привлекательным для потребителей.

В коммерческих целях могут использоваться:

Любые оригинальныеотличительные черты (их совокупность) и элементы персонажа

Персонаж – это актив, с помощью которого зарабатываются деньги, поэтому необходимо защищать права интеллектуальной собственности.
Персонаж – это действующее лицо произведения, обладающее своим собственным индивидуальным образом, именем и внешним видом. Для защиты прав необходимо, в первую очередь, зарегистрировать имя персонажа, его описание и изображение. Затем необходимо определить рынки, которые представляют коммерческий интерес, соответственно на этих территориях и нужно регистрировать торговую марку.

Крылатая фраза персонажа также может быть зарегистрирована, если в дальнейшем ее будут использовать в коммерческой деятельности. В эру интернета важной также является регистрация домена с именем персонажа. При регистрации описания может быть указана сама концепция или идея анимационного персонажа.

Передача прав на использование персонажа включает:

Детальный перечень прав

Конкретные типы товаров и услуг

Информирование лицензиара о нарушениях

Тип лицензии (исключительная/неисключительная)

Предварительное согласование с лицензиаром образцов продукции

Для борьбы с нарушением прав необходимо мониторить рынок: самостоятельно, либо с помощью посредника, и внести объект интеллектуальной собственности в государственный таможенный реестр. В случае выявления нарушений, эксперт советует отправить нарушителю так называемый Take Down Notice, обратиться к регистратору доменного имени. Если нарушение не устраняется, то следует обращаться в суд, правоохранительные органы, Государственную службу интеллектуальной собственности, а в некоторых случаях в антимонопольный кабинет.

Нормы, которые регулируют данные нарушения в Украине:

Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 52)

Кодекс Украины об административных правонарушениях (ст. 51-2)

Уголовный кодекс Украины (ст. 176), материальный вред от 16 000,00 грн.

Эксперты советуют обращаться к различным зарубежным источникам для поиска дополнительной информации:

WIPO “Character Merchandising”/Report prepared by the International Bureau

Информированный маркетинг: продажа прав интеллектуальной собственности / Лиен Вербауведе, консультант, Отдел МСП, ВОИС

Marvel’s Superhero Licensing / Nicole J. S. Sudhindra, Attorney and Former WIPO Consultant

FILM.UA Факультет продолжает серию семинаров и мастер-классов Skill Bill. В этом году еще не раз мы предоставим возможность общения с лучшими экспертами Украины и мира! Следите за новостями на сайте FILM.UA ФАКУЛЬТЕТ и страничке Facebook. До новых встреч!

СОСТАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ

Патентный поверенный Украины Александр Колосов оказывает услуги по регистрации лицензионных договоров и договоров по передаче прав собственности.

В последнее время во всем мире достаточно активно развивается рынок объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Создание новых ОИС направлено на достижение следующих целей: или на самостоятельное их внедрение с целью получения определенной экономической выгоды, или на передачу созданных ОИС для внедрения другим лицам, при условии получения разработчиком ОИС соответствующей адекватной материальной компенсации за свою работу.

И если в первом случае права на ОИС остаются у лица, которое их создало, то во втором случае это лицо должно распорядиться этими правами, то есть передать их или предоставить другому лицу лицензию на их использование.

Таким образом, в современных условиях исключительные права на объекты промышленной собственности (далее ― ОПС) являются эффективным рыночным продуктом. Это означает то, что эти права могут быть реализованы путем продажи патентных (или иных) прав или их лицензирования.

Право на использование ОПС может быть передано в полном объеме или частично путем выдачи разрешения (лицензии) на его использование.

Правовой формой выдачи лицензии является лицензионный договор.

Лицензионный договор (далее – ЛД) – это двухстороннее соглашение, по которому сторона, владеющая исключительным правом на использование ОПС (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование ОПС, а лицензиат обязуется платить лицензиару платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

С точки зрения права, предоставление лицензии на ОИС представляет собой классическое торговое соглашение, которое оформляется в виде ЛД. Условия этого ЛД определяются в зависимости от ситуации на рынке, в том числе от соотношения спроса и предложения на предмет лицензии, с учетом интересов продавца и покупателя, а также особенностей ОИС и предоставленных покупателю прав.

Как показывает практика, ЛД необходимы как лицензиарам, так и лицензиатам. В первом случае (для лицензиара) это может быть обусловлено рядом следующих причин: недостатком собственных производственных мощностей лицензиара для нужд более полного освоения рынка сбыта и удовлетворения растущего платёжеспособного спроса на новый производимый товар; географической удалённостью потенциально привлекательного сегмента рынка от места своей производственной дислокации; проводимой жёсткой протекционистской политикой в каком-либо государстве, что делает импорт готовых запатентованных изделий невыгодным бизнесом, а также из-за наличия дефицита собственных и/или заёмных финансовых ресурсов и по ряду других причин.

Лицензиатам ЛД также выгоден по ряду причин: существует потенциальная возможность быстрого и относительно дёшевого, то есть без существенных затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и/или опытно-технологических работ, выхода на выбранном географическом сегменте рынка в лидеры по объёмам продаж для привлекательных по цене и/или качеству новых товаров, которые имеют государственную охрану как ОПС; лицензионные операции являются более доходными и менее рискованными по сравнению с прямыми инвестициями; возможность получения прибыли от продажи ОПС совместного с лицензиаром по месту нахождению лицензиата.

Цена. Как правило, цену (рыночную) каждой лицензии стороны определяют путём переговоров, используя результаты независимых маркетинговых исследований.

Крайне желательно, чтобы на момент начала переговоров о продаже лицензии в стране пребывания потенциального лицензиата уже действовал выданный лицензиару национальный или региональный патент на ОПС, или была подана заявка на регистрацию по международной процедуре на ОПC, являющийся предметом ЛД.

Еще один нетрадиционный объект ОПС, а именно ноу-хау, то есть секреты производства каких-либо коммерчески ценных продуктов, сохраняемые в тайне, могут передаваемые от собственника ноу-хау к пользователю только в рамках ЛД при условии неразглашения содержания ноу-хау третьим лицам. Причем право собственности на ноу-хау в большинстве стран мира, включая Украину, не регламентировано каким-либо конкретным законом, а целиком опирается на обычаи и добрые нравы.

ЛД различаются по:

типу охраняемых ОПС (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг, ноу-хау и т.д.);
объему прав, которые передаются по лицензионному договору (единичные, исключительные, неисключительные) и др.

Единичная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, но не исключает возможность использования лицензиаром этого объекта в отмеченной сфере. В этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если ЛД не установлено иное.

По исключительной лицензии лицензиар дает разрешение на использование ОПС лицензиату в определенном объеме, на указанной территории, на установленный срок, оставляя за собой право использовать свой ОПС лишь в той части, которая не передается по договору. При этом лицензиар не имеет права выдавать лицензию на использование этого объекта другим лицам на той же территории и в объеме уже предоставленных лицензиату прав. Лицензиат же получает право на выдачу сублицензий.

По неисключительной лицензии лицензиар дает лицензиату разрешение на использование ОПС, сохраняя за собой право на использование этого ОПС, иключая право выдачи лицензии другим лицам.

Также существует «полная» лицензия – разновидность исключительной лицензии, по которой к лицензиату на срок действия договора переходят все имущественные права, которые следуют из охранного документа.

Сублицензия — разновидность простых и исключительных лицензий, отличающаяся от последних тем, что их заключает контрагент-лицензиат, купивший первоначальную лицензию. По условиям и объему передаваемых прав сублицензия полностью зависит от первоначально заключенного ЛД. Лицензиаты, получившие простую лицензию, передавать сублицензию не имеют права.

ЛД об использовании ОПС можно составлять после начала действия исключительных прав, то есть со дня публикации в официальном Бюллетене данных о выдаче охранного документа и только в пределах срока его действия.

При составлении ЛД важно определиться по поводу таких пунктов: предмета договора; объема передаваемых прав; прав и обязанностей сторон; вида лицензии; территории действия ЛД; срока действия ЛД и т.д.

Срок действия ЛД. ЛД заключаются на определенный срок (как правило, это срок морального старения предмета ЛД). Однако этот срок должен оканчиваться не позднее срока действия исключительного имущественного права на ОИС, обозначенный в договоре.

Владелец патента на ОПС (изобретение, полезную модель или промышленный образец) также имеет право не только передать в рамках ЛД, но и продать свой патент (уступить свои права на патент) на ОПС кому-либо. С точки зрения украинского законодательства, такая продажа патента на ОПС называется передачей права собственности .

Для того чтобы осуществить передачу прав собственности на патент, необходимо подписать договор о передаче права собственности между нынешним и будущим владельцами патента на ОПС.

В договоре о передаче прав на патент на ОПС, по аналогии с ЛД, необходимо указать: полные реквизиты сторон, которые заключают договор; номер патента на ОПС; название ОПС, указанное в патенте; права и обязанности сторон; условия передачи прав на ОПС.

Если владельцами патента на ОПС являются несколько физических и/или юридических лиц, то все действия, связанные с передачей прав на патент на ОПС, определяются договоренностью между совладельцами. На практике это означает, что каждый совладелец патента на ОПС имеет право использовать этот патент по своему усмотрению, но ни один из них не может передавать право третьему лицу без разрешения других совладельцев.

ЛД (договор о передаче прав на патент на ОПС) в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в Государственной службе интеллектуальной собственности Украины. Запись о регистрации ЛД (договора о передаче права) вносится в Гос. Реестр на основании принятого ведомством решения о его регистрации. Данные о регистрации ЛД (договора о передаче прав) публикуются в официальном Бюллетене.

Процедура регистрации ЛД (договора о передаче права на ОПС), как правило, длится 2 месяца от даты подачи комплекта документов в Государственную службу интеллектуальной собственности Украины.

Важно помнить: Поскольку ЛД (договор о передаче прав на ОПС) является юридическим документом, составлять его должен специалист. Иными словами, чем выше потенциальная коммерческая ценность ОПС, тем более острой становится необходимость в профессиональной помощи со стороны представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного поверенного).

(по материалам изданий Государственной службы интеллектуальной собственности Украины)

Для чего Вам может понадобиться эта услуга?

ЛД является наиболее распространенным средством передачи права на использование результатов интеллектуальной деятельности, в частности, товарных знаков, во всем мире
Получение обоюдной выгоды при заключении ЛД как для Владельца прав на ОПС, так и для Пользователя этой собственности
Расширение рынков сбыта продукции, охраняемой ОПС
Извлечение дополнительной прибыли из ОПС
Временная передача права собственности на ОПС
Получение существенной экономии средств лицензиара вследствие отсутствия затрат средств и времени на раскрутку своего бренда или технологий и продвижения их на рынке
Получение преимуществ бесплатной рекламы уже раскрученного бренда
Обеспечение обладателям исключительных абсолютных прав легальной монополии на совершение различных действий (по использованию результатов их творчества и распоряжению ими) с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия

Процедура	Гонорар	Гос. сборы
Подготовка и подача документов
Составление договора	Цена договорная, уточняйте	—
Подача документов	Цена договорная, уточняйте	—
Принятие решения о публикации и внесении в Гос. Реестр сведений о договоре
Публикация сведений о договоре в официальном бюллетене
Публикация сведений о выдаче лицензии	Цена договорная, уточняйте	400 UAH

Лицензионный договор на использование торговой марки

Сегодня продавать товары и услуги может практически каждый, в том числе и частные лица. Развитие интернет-платформ и торговых площадок, социальных сетей и всевозможных форумов по интересам сделали возможным для каждого примерить на себя роль предпринимателя. В наши дни просто владеть бизнесом уже не считается особым призванием, талантом, привилегией одаренных сторонников риска ради получения выгоды и высокой прибыли. Зато владеть торговой маркой с громким именем и положительным имиджем – это поистине удача. Вот почему все, кто начинает предпринимательскую деятельность вообще или запускает новый амбициозный проект, стремятся в самом начале такой деятельности зарегистрировать право на эксклюзивное использование собственной торговой марки.

Впоследствии получать прибыль можно не только от реализации товаров и услуг, проданных под данным брендом, но и от предоставления другим игрокам рынка лицензий на использование ТМ. Вот почему лицензионный договор на использование торговой марки все чаще заключается в разных отраслях бизнеса в Украине – от курсов вождения и йоги до продажи одежды, оборудования для спорта и туризма, продуктов питания и прочих товаров.

Лицензионный договор на использование торговой марки и его особенности

Лицензионный договор на использование торговой марки – это юридический документ, четко определяющий условия, на которых владелец исключительного права на использование торговой марки передает право на использование данной торговой марки третьему лицу или компании. Соответственно тот, кто является собственником бренда, называется лицензиаром, а тот, кто приобретает право использования чужой интеллектуальной собственности – лицензиатом.

Лицензионный договор на использование торговой марки, или лицензия, как его часто называют в сокращенной форме, представляет собой соглашение, где указано на протяжении какого периода, на основании каких требований и за какую плату лицензиат может пользоваться конкретной торговой маркой. Как правило, это стандартный и несложный документ, но для тех, кто впервые столкнулся с его оформлением в нем могут быть скрыты незаметные с первого взгляда условия, которые, однако, будут определяющими в дальнейшем. Так, при оформлении лицензионного договора на использование торговой марки изначально следует обратить внимание на следующие аспекты:

Ограничена ли в соглашении территория, на которой лицензиат может использовать торговую марку? Для лицензиата в таком случае более выгодным положением с точки зрения перспектив для развития бизнеса будет лицензионный договор на использование торговой марки без привязки к конкретному региону. Тогда для него открыты все рынки. Но зачастую такая лицензия стоит дороже. С точки зрения выгоды лицензиара в разрешении на использование торговой марки лучше строго ограничить регион, особенно если в планах присутствует развитие рынка путем заключения с третьими лицами и компаниями договора франчайзинга.
Получает ли лицензиат право передавать лицензию на использование торговой марки другим субъектам предпринимательской деятельности? Когда лицензию приобретает бизнес, нацеленный на розничную торговлю, это не играет большой роли. Но если лицензиатом является мелко- или крупнооптовая фирма, ей следует изначально позаботиться о том, чтобы ее клиенты также могли приобретать товар определенного торгового знака с дальнейшей возможностью его самостоятельной рекламы и продвижения. Хотя последний вариант договора на использование торговой марки таит в себе некоторые опасности для лицензиара: будет ли бренд использован грамотно, корректно, с соблюдением всех требований касательно рекламных изображений, их размещения и проведения промоушенов и презентаций.
Каковы дополнительные выгоды от данного договора на использование торговой марки для обеих сторон? Здесь речь идет не только о плате, которую получит собственник бренда и праве на использование его лицензиатом. Такое соглашение, как правило, включает в себя информацию о том, на чьи плечи ложатся расходы по раскрутке товара на новой территории, формировании и поддержании складских запасов продукции в регионе, работе с рекламациями и возвратами от розничных покупателей и пр.. Кто будет вносить в местные бюджеты плату за использование рекламных площадей на улицах города? Кому придется оплачивать производство мелкой печатной рекламной продукции (флаера, буклеты и т.д.)?

Помимо этих вопросов, следует обозначить в лицензионном договоре на использование торговой марки право лицензиата выдавать сублицензии и сопутствующие ему нюансы:

кто устанавливает плату за сублицензию и на основании каких данных?
кому будут поступать регулярные платежи за использование бренда от сублицензиатов? и так далее…

Виды лицензионного договора на использование торговой марки

Спектр ответственности, как и область возможностей получения выгоды от пользования известным или набирающим популярность брендом зависят от того, какого вида будет заключен лицензионный договор. Товарный знак может передаваться с правом использования полностью на усмотрение лицензиата или же, наоборот, с внушительными ограничениями и строгими условиями. Причем зачастую несоблюдение таких условий влечет за собой не только расторжение лицензионного договора на использование торговой марки, но и серьезные штрафы. Итак, в зависимости от количества лицензиатов, различают следующие типы лицензионного договора на использование торговой марки:

Исключительная лицензия – предусматривает предоставления права использования торгового знака единственному игроку рынка. Чаще всего исключительные лицензии предоставляются только в рамках конкретного региона и, как правило, сильнейшему из конкурентов на данной территории. Если речь идет о договоре франчайзинга, то такой подход наиболее выгоден и для лицензиара, и для лицензиата, когда торговая марка принадлежит крупным и дорогостоящим товарам: автомобилям, оборудованию и технике для строительства и сельского хозяйства и тому подобное. В случае реализации продуктов питания, напитков, алкогольных изделий, детских игрушек, одежды и так далее, то есть, товаров повседневного использования для быта, гигиены и питания, то здесь выгода лицензиара будет большей в случае заключения другого типа лицензионного договора на использование торговой марки.
Неисключительная лицензия – такой тип лицензионного договора на использование торговой марки, которым предусмотрена возможность предоставления лицензии прочим игрокам рынка как в данном регионе, так и за его пределами. Это удобный для собственника бренда формат соглашения, а вот лицензиату он выгоден лишь в том случае, если контрактом предусмотрены объемы ежемесячных продаж в регионе.
Существует еще один вид лицензионного договора на использование торговой марки – единичная лицензия. При ее получении лицензиат получает исключительное право использования бренда, которое не может быть передано ни им, ни правообладателем торговой марки более никаким третьим лицам. Наиболее уместной такая лицензия будет в случае передачи права на использование ТМ от производителя или импортера крупной национальной оптово-розничной торговой сети.

У каждого вида лицензионного договора на использование торговой марки есть как свои преимущества, так недостатки для обеих сторон. Поэтому при подготовке контракта следует учитывать ваше положение и роль и, исходя из этого, избрать наиболее оптимальный тип лицензии.

Подписание лицензионного договора на использование торговой марки и плата за предоставление эксклюзивных прав

Торговая марка редко передается в пользование третьим лицам без получения правообладателем финансового вознаграждения. Это очевидно: известный и хорошо зарекомендовавший себя бренд сулит рот продаж и количества потенциальных клиентов. А за такие удовольствия в бизнесе некоторые готовы платить довольно немалые деньги. В сущности, контракт на использование товарного знака – это подтверждение того, что его собственник обладает интеллектуальной собственностью, способной приносить ему доход без его непосредственного вмешательства в бизнес. К этому стремятся многие предприниматели. При этом доход от таких поступлений практически на сто процентов равняется прибыли. Существуют следующие виды платы за использование торговой марки:

1. Роялти – наиболее распространенная форма оплаты за получения права на использование торговой марки, которая заключается в регулярных отчислениях лицензиата в пользу лицензиара. При этом можно избрать удобную для конкретной стороны либо оптимальную для обеих схему начисления роялти:

в виде процента от товарооборота продукции под конкретным товарным знаком;
в виде фиксированной платы (к примеру, 5000 грн ежегодно или 1500 грн ежемесячно и т.п.);
в виде процента от наценки на продукт – такая схема выгодна лицензиару для торговли товарами с невысокой себестоимостью, но высокой наценкой за счет раскрученного бренда.

В Украине наиболее распространенным типом роялти как платы по лицензионному договору на использование торговой марки является второй тип – роялти в виде фиксированной суммы для ежемесячной либо ежегодной оплаты.

2. Паушальный платеж – это одноразовый платеж за использование торговой марки. То есть если роялти выплачиваются регулярно, как плата за использование известного бренда для получения высокой прибыли в текущем периоде, то паушальный платеж – это, скорее, взнос за получение такого права и сопутствующей консультационной и маркетинговой поддержки. Сумма паушального платежа зависит от многих факторов:

от известности бренда, для которого и заключается лицензионный договор на использование торговой марки;
от стоимости маркетинговых исследований и рекламной поддержки для данного франчайзи;
от особенностей рекламных мероприятий, что проводятся силами лицензиара;
от технологии обучения персонала лицензиата и пр.

Часто используется также комбинированный подход, когда изначально лицензиат оплачивает свое право стать официальным франчайзи и получить все привилегии, причитающиеся по лицензионному договору на использование торговой марки. Имеется в виду получение доступа к работе эффективной бизнес-модели, получение консультативной поддержки в менеджменте, особенностях ведения бухгалтерского учета, получение готовых инструментов повышения продаж и так далее. А потом, как правило, спустя несколько месяцев, вступает в силу обязательство о регулярной выплате роялти с товарооборота. Правда, в Украине такую комбинацию оплаты по лицензионному договору на использование торговой марки используют крайне редко и преимущественно не в национальных компаниях.

Оформление лицензий на торговую марку для различных субъектов предпринимательской деятельности

Лицензионный договор на использование торговой марки обладает очевидными преимуществами для всех участников предпринимательской деятельности, вовлеченными в его подписание.

Лицензиат получает следующие преференции благодаря лицензионному договору на использование торговой марки:

доступ к продаже высококачественной продукции и использованию ее имени;
практическую информацию построения эффективных бизнес-процессов и проведения маркетинговых мероприятий с высокой отдачей в виде повышения продаж и посещения торговых точек лицензиата;
возможность обучить собственный персонал у метров рынка;
в некоторых случаях – потенциальную возможность продажи сублицензий в своем регионе и получения дополнительного дохода.

Лицензиар при заключении лицензионного договора на использование торговой марки может:

сохранить право владения торговой маркой;
обозначить, права на какие объекты могут передаваться по лицензионному договору в каждом конкретном случае;
параллельно с лицензиатами использовать собственный бренд;
получать дополнительные доходы при осуществлении одинакового или почти одинакового объема операций.

Лицензионный договор на использование торговой марки защищает права обеих сторон. Тем не менее, иногда плата за пользование брендом может показаться некоторым предпринимателя необоснованной или завышенной. следует помнить, что использование товарного знака без согласия правообладателя преследуется законами Украины и прочих стран.

Разумным подходом в таком случае будет предложение сесть за стол переговоров и изменить условия лицензионного договора на использование торговой марки, предварительно подготовив собственный вариант разрешения на использование товарного знака. Образец такового можно получить у специалистов Адвокатского бюро “Яновский и партнеры”. Помощь грамотного консультанта в процессе подготовки документов и обсуждения условий контракта поможет не только сэкономить на роялти, но и получить максимальные возможности для извлечения прибыли из пользования известным брендом лицензиара.

Какой вид лицензии выбрать лицензиату

При заключении лицензионного договора важно не только согласовать его существенные и иные условия, но и определить вид получаемой лицензии:

простая (неисключительная) лицензия;
исключительная лицензия.

Практическое значение состоит в том, появится ли у лицензиата монопольное (эксклюзивное) право использовать объект интеллектуальной собственности. Или же контрагент (лицензиар) сможет предоставить аналогичную лицензию другим лицам, а кроме того, оставить за собой право самостоятельно использовать этот объект интеллектуальной собственности.

Описанные ниже правила помогут понять, какой из этих трех вариантов будет оптимальным в каждом конкретном случае. После того как лицензиат выбрал нужный вид лицензии, необходимо правильно сформулировать такое условие в договоре. О том, как это сделать, см. отдельную рекомендацию Как лицензиату согласовать условие о виде получаемой лицензии.

В проекте лицензионного договора не указано, какую именно лицензию выдал лицензиар – простую или исключительную. Нужно ли лицензиату настоять на том, чтобы такое условие все же включить в договор

Да, нужно. Это позволит получить необходимый лицензиату объем прав.

С одной стороны, условие о виде лицензии не относится к существенным. А значит, отсутствие этого условия не повлечет за собой риск того, что в случае спора суд признает договор незаключенным или недействительным.

С другой стороны, отсутствие условия о виде лицензии, скорее всего, не будет соответствовать интересам лицензиата.

Ведь если лицензионный договор не будет конкретизировать его вид (т. е. стороны не согласуют условия ни о простой, ни об исключительной лицензии), то будет считаться, что лицензиар выдал простую (неисключительную) лицензию (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Вместе с тем, лицензиату, напротив, чаще всего выгоднее получить исключительную лицензию. Чтобы сделать это, в договоре необходимо прямо указать на исключительный характер лицензии.

Если же лицензиат изначально согласен получить простую лицензию, отсутствие в договоре условия о виде лицензии не повлечет за собой негативных для лицензиата последствий.

Преимущества исключительной лицензии

Как правило, лицензиату имеет смысл выбрать исключительную лицензию. Это объясняется тремя причинами.

Во-первых, лицензиат полностью обезопасит себя от того, что иные лица, за исключением лицензиара, будут вправе использовать объект теми же способами, которые предоставлены лицензиату. Другими словами, лицензиат избавит себя от возможных конкурентов, поскольку получит монопольное право использовать объект в установленных договором пределах. Например, лицензиат может получить эксклюзивное право размещать товарный знак на реализуемых товарах. Вероятно, такое использование товарного знака позволит существенно увеличить выручку от продаваемого имущества (особенно если товарный знак известен на уровне бренда).

В свою очередь, при выборе простой лицензии всегда есть риск того, что другие лица получат такие же права, какие приобрел лицензиат. Иными словами, лицензиар, выдавший простую лицензию, вправе заключить с другими лицами лицензионные договоры, аналогичные договору с лицензиатом. В итоге интересы лицензиата могут оказаться нарушенными.

Во-вторых, у лицензиата появится возможность запретить лицензиару самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности теми способами, которые предоставлены лицензиату.

Причем такой запрет будет считаться установленным уже по умолчанию, то есть в ситуации, когда лицензионный договор не будет содержать условия об использовании объекта лицензиаром (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ). До 1 октября 2014 года лицензиату приходилось добиваться того, чтобы запрет на использование объекта лицензиаром был прямо предусмотрен в договоре (впрочем, сейчас положение о таком запрете тоже имеет смысл сформулировать, но делать это необязательно).

Обоснование

Ранее (до 1 октября 2014 года) действовали следующие правила: если лицензионный договор прямо не запрещает лицензиару, выдавшему исключительную лицензию, самостоятельно использовать объект в предоставленных лицензиату пределах, считается, что лицензиар имеет право на такое использование (п. 14 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – постановление № 5/29).

Сейчас же все наоборот: по умолчанию лицензиару, выдавшему исключительную лицензию, запрещено использовать объект в предоставленных пределах (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

При получении же простой лицензии запретить лицензиару самостоятельно использовать объект не удастся. Даже если лицензиат, получающий такую лицензию, включит в договор условие о запрете на использование объекта лицензиаром, в случае спора суд не примет это условие во внимание.

В-третьих, лицензиат сможет защитить свои права от нарушителей (третьих лиц) гораздо большим количеством способов по сравнению с ситуацией, когда лицензиат получил простую лицензию.

Так, закон позволяет лицензиату, получившему исключительную лицензию, воспользоваться способами защиты, которые предусмотрены в статьях 1250 и 1252 Гражданского кодекса РФ (ст. 1254 ГК РФ).

Пример того, какими способами защиты вправе воспользоваться лицензиат, получивший исключительную лицензию

Лицензиат, обладающий исключительной лицензией, может предъявить к нарушителю (третьему лицу) следующие требования:

признать право – если лицо отрицает или иным образом не признает право использования объекта, нарушая тем самым интересы лицензиата (подп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
пресечь действия, нарушающие право или создающие угрозу его нарушения, – если лицо совершает такие действия, осуществляет необходимые приготовления к ним либо может их пресечь (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
возместить убытки – если лицо неправомерно использует объект и причиняет тем самым ущерб лицензиату (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). В некоторых случаях вместо убытков закон позволяет взыскать компенсацию (ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1537 ГК РФ). Лицензиату взыскать ее, как правило, гораздо проще, чем убытки, поскольку не надо доказывать размер убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ);
изъять материальные носители объекта интеллектуальной собственности – если лицо изготавливало, хранило, перевозило, продавало, иным образом распространяло такие носители (подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием лицензиата, то есть лица, получившего право использовать объект на условиях исключительной лицензии (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Кроме того, лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе:

настаивать на принятии обеспечительных мер в порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права (п. 2 ст. 1252 ГК РФ);
требовать признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания или промышленному образцу. Это возможно, если такие объекты оказываются тождественными (либо сходными до степени смешения) и в результате такого тождества (сходства) могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Помимо этого закон не запрещает лицензиату обращаться к прокурору, чтобы тот подал в суд исковое заявление о ликвидации нарушителя – юридического лица или прекращении деятельности нарушителя – индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ).

Как показывает практика, лицензиатам довольно часто приходится защищать свои права этими способами (см., например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2014 г. № С01-6/2014 по делу № А27-9135/2013, от 27 февраля 2014 г. № С01-87/2014 по делу № А32-13452/2012, от 19 февраля 2014 г. № С01-504/2013 по делу № А60-15399/2013).

Пример из практики: суд указал, что лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе потребовать от нарушителя выплатить компенсацию

ООО «К.» (лицензиар) заключило с ЗАО «К.» (лицензиат) лицензионный договор, по которому лицензиат получил право использования нескольких музыкальных произведений (в т. ч. путем их воспроизведения, распространения, публичного исполнения и т. д.). Стороны установили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.

Позднее лицензиат узнал о том, что индивидуальный предприниматель С. (третье лицо) реализует диски, содержащие некоторые музыкальные произведения из того списка, который был указан в лицензионном договоре. Причем предприниматель никаких прав на использование произведений (в т. ч. на их распространение путем продажи) не получал.

Посчитав, что действия третьего лица нарушают интересы лицензиата, ЗАО «К.» обратилось в суд с иском о взыскании с предпринимателя компенсации.

Один из доводов, которые привел ответчик, сводился к тому, что лицензиат не является обладателем исключительных прав на произведения, а значит, не может требовать выплаты компенсации.

Суд не согласился с таким доводом. Поскольку ЗАО «К.» выступает в роли лицензиата, получившего исключительную лицензию, оно вправе защищать свои права способами, которые предусмотрены в статье 1252 Гражданского кодекса РФ (ст. 1254 ГК РФ). В частности, лицензиат может потребовать от нарушителя выплатить компенсацию (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Вместе с тем, лицензиату надо понимать, что защитить права удастся только в отношении тех объектов, способов и территорий использования, которые предусматривает лицензионный договор. Другими словами, если третье лицо будет использовать объект в объеме, не предоставленном лицензиату, тот не сможет воспользоваться способами защиты, которые перечислены в статье 1254 Гражданского кодекса РФ.

Пример из практики: суд не удовлетворил требования лицензиата, получившего исключительную лицензию, поскольку действия нарушителя (третьего лица) не затронули те права, которые предоставлялись лицензиату по лицензионному договору

ООО «H.» (лицензиар) заключило с ООО «О.» (лицензиат) лицензионный договор, по которому лицензиар предоставил право использования товарных знаков для маркировки пива, производимого лицензиатом. Стороны установили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.

Позднее лицензиат узнал о том, что ООО «Д.» (третье лицо) ввезло в Россию пиво с размещенным на нем товарным знаком, который был указан в лицензионном договоре. Причем ООО «Д.» никаких прав на использование товарного знака не получало.

Посчитав, что действия третьего лица нарушают интересы лицензиата, ООО «О.» обратилось в суд с требованиями:

защитить права на товарный знак;
запретить ООО «Д.» совершать действия по использованию товарного знака, в том числе ввозить на территорию России товары с размещенным на них товарным знаком;
взыскать с ООО «Д.» компенсацию.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. В частности, он признал, что ООО «Д.» нарушило право лицензиата использовать товарный знак.

Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами. Он сослался на статью 1254 Гражданского кодекса РФ, которая, в частности, позволяет лицензиату предъявить к нарушителю требование о взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам, рассматривающий дело в кассационном порядке, занял иную позицию. Он решил, что у истца отсутствует субъективное право, подлежащее защите. Так, лицензиат получил право использовать товарные знаки конкретным способом – путем маркировки производимого пива. Следовательно, действия ответчика не затрагивают права, которые возникли у истца на основании лицензионного договора. В результате Суд по интеллектуальным правам отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал истцу в удовлетворении требования (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2013 г. № С01-1/2013 по делу № А40-95929/2011).

Если же лицензиат получит простую лицензию, он вовсе не сможет защитить свои права способами, предусмотренными в статьях 1250 и 1252 Гражданского кодекса РФ (п. 27 постановления № 5/29). Такой лицензиат будет вправе лишь обратиться к прокурору с целью того, чтобы тот подал в суд исковое заявление о ликвидации нарушителя – юридического лица или прекращении деятельности нарушителя – индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ). Также можно будет уведомить лицензиара о том, что его интеллектуальные права нарушены третьим лицом, после чего лицензиар (правообладатель) будет вправе сам предъявить к нарушителю соответствующее требование (например, о взыскании компенсации).

Пример последствий выбора исключительной лицензии

Лицензиар предоставляет лицензиату право использовать музыкальное произведение «Альфа» путем публичного исполнения на территории России. Стороны заключают договор на условиях исключительной лицензии.

Это означает, что впоследствии лицензиар:

1) будет не вправе заключить с другим лицом (лицами) аналогичный лицензионный договор, то есть предоставить право использовать произведение «Альфа» путем публичного исполнения в России;

2) не сможет самостоятельно использовать произведение путем публичного исполнения (при условии, если договор не будет прямо предусматривать право лицензиара публично исполнять произведение).

При этом лицензиат получит возможность самостоятельно защитить право на публичное исполнение, если это право нарушит третье лицо.

Ситуации, когда может понадобиться получить простую (неисключительную) лицензию

Несмотря на преимущества исключительной лицензии, бывают ситуации, когда лицензиату приходится соглашаться заключать лицензионные договоры на условиях простой лицензии.

Такие ситуации можно условно разделить на две группы в зависимости от того, какая из сторон договора наиболее заинтересована в предоставлении простой лицензии: лицензиат или лицензиар.

Простая лицензия соответствует интересам лицензиата

Во-первых, бывают случаи, когда лицензиату стоит выбрать только простую лицензию.

Пример ситуации, когда целесообразно выбрать простую лицензию

Компания, разработавшая компьютерную программу и получившая исключительное право на нее, входит в одну группу лиц с компаниями, которые специально созданы для распространения программы среди конечных пользователей. Если одна из компаний-распространителей получит право продавать экземпляры программы на условиях исключительной лицензии, другие компании реализовать программу по лицензионному договору не смогут. А это будет противоречить интересам всех компаний, входящих в группу лиц.

Во-вторых, возможны ситуации, когда лицензиату нет смысла настаивать на выдаче исключительной лицензии. Другими словами, вид лицензионного договора особого значения не имеет.

Пример ситуации, когда лицензиат может выбрать любую из лицензий

Организатор кинофестиваля намерен провести показ фильма, исключительное право на который принадлежит другому лицу. По этой причине организатор (лицензиат) заключает с правообладателем (лицензиаром) лицензионный договор с целью получить право на разовое публичное исполнение (показ с сопровождением звуком на экране с помощью пленки) аудиовизуального произведения на конкретном фестивале и в конкретный день.

Предполагается, что другие лица осуществлять показ кинокартин в рамках фестиваля не будут. Следовательно, лицензиату нет смысла настаивать на том, чтобы договор был заключен именно на условиях исключительной лицензии. Другими словами, лицензиату не нужно добиваться получения монопольного права на публичное исполнение фильма.

В-третьих, лицензиат может согласиться на получение простой лицензии лишь в целях экономии: размер лицензионного вознаграждения в этом случае обычно меньше, чем при предоставлении исключительной лицензии.

Простая лицензия соответствует интересам лицензиара

Зачастую лицензиар готов заключить лицензионный договор лишь на условиях простой лицензии.

Обоснование

Нередко лицензиар отказывается выдавать исключительную лицензию, поскольку считает, что заключение лицензионного договора на таких условиях нарушит его интересы:

он лишится права заключать с другими лицензиатами аналогичные лицензионные договоры (т. е. в отношении того же объекта интеллектуальной собственности и тех же пределов его использования) и, следовательно, не сможет получить дополнительное лицензионное вознаграждение;
у него появится риск того, что он будет не вправе самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности способами, предоставленными лицензиату.

В такой ситуации лицензиат может попытаться убедить лицензиара выдать исключительную лицензию. В частности, лицензиат, заинтересованный получить именно исключительную лицензию, может пойти на ряд уступок:

1) сузить круг способов использования объекта интеллектуальной собственности до тех пределов, которые устраивали бы лицензиара;

Пример того, какой объем использования объекта интеллектуальной собственности на условиях исключительной лицензии может устроить лицензиара

Обладатель исключительного права на музыкальное произведение (лицензиар) намерен предоставлять право на публичное исполнение произведения широкому кругу лиц.

Лицензиат заинтересован получить исключительную лицензию на использование произведения указанным способом, но только в пределах Московской области и только для случаев живого исполнения.

В этой ситуации лицензиат может предложить лицензиару выдать исключительную лицензию в следующих пределах: «Использование музыкального произведения путем его публичного живого исполнения на территории Московской области». Причем лицензиару стоит пояснить, что если он согласится заключить лицензионный договор на таких условиях, то сохранит за собой возможность предоставлять другим лицам право:

публично исполнять произведение на территории Московской области с помощью технических средств (радио, телевидения и т. д.);
публично исполнять произведение любым способом (включая живое исполнение) на любой территории, за исключением Московской области.

2) дать гарантию того, что лицензионный договор не будет ограничивать лицензиара в праве самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности. Другими словами, лицензиат может согласиться включить в договор условие об использовании объекта лицензиаром.

Если лицензиату не удастся убедить лицензиара предоставить исключительную лицензию, но при этом договор все равно необходимо будет заключить, то лицензиату придется согласиться на выдачу простой лицензии.

Сочетание двух видов лицензии

Закон позволяет лицензиату получить в отношении одного и того же объекта интеллектуальной собственности сразу две лицензии – простую и исключительную. Однако сделать это можно лишь при условии, если лицензии будут предоставлены в отношении разных способов использования объекта (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Например, в договоре, заключаемом в отношении фонограммы, можно указать, что лицензиар предоставляет лицензиату право использовать объект в следующих пределах:

распространять фонограмму путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров – на условиях исключительной лицензии;
воспроизводить и публично исполнять фонограмму – на условиях простой лицензии.

Договор, предусматривающий выдачу разных лицензий в отношении различных способов использования, будет считаться действительным и не содержащим противоречий.

Если предоставление права использования по такому договору потребуется зарегистрировать, регистрирующий орган будет не вправе отказать в регистрации. К такому выводу, в частности, пришел Президиум ВАС РФ в постановлении от 12 марта 2013 г. № 13921/12 (несмотря на то что на момент рассмотрения спора регистрации подлежал не факт предоставления права, а сам лицензионный договор, выводы суда остаются актуальными и в настоящее время).

Пример из практики: по мнению Президиума ВАС РФ, Роспатент не вправе отказать в регистрации лицензионного договора, который сочетает в себе оба вида лицензии, но на разные способы использования объекта интеллектуальной собственности. Такой договор не содержит внутренних противоречий

ООО «М.» (лицензиар) подписало с ООО «К.» (лицензиат) лицензионный договор в отношении изобретения. В частности, лицензиар выдал лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения тремя способами – на трансформаторах малой, средней и большой мощности. При этом стороны установили, что лицензиар оставляет за собой право заключать с другими лицами лицензионные договоры о предоставлении права использовать изобретение способами, не указанными в лицензионном договоре с ООО «К.».

Поскольку лицензионный договор, заключенный в отношении изобретения, требует государственной регистрации (ст. 1369 ГК РФ), лицензиар представил в Роспатент необходимые для регистрации документы. Однако Роспатент отказался проводить регистрацию.

Лицензиар посчитал действия Роспатента незаконными и обратился в суд с заявлением о признании отказа в регистрации недействительным.

Роспатент сослался на то, что условия договора не соответствуют понятию лицензионного договора о выдаче исключительной лицензии. По закону исключительная лицензия – это предоставление лицензиату права использовать объект интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Однако стороны указали, что, несмотря на выдачу исключительной лицензии, лицензиар все-таки может заключать лицензионные договоры с другими лицами. Следовательно, договор, представленный на регистрацию, содержал внутренние противоречия. А это считается основанием для отказа в регистрации (подп. 10 п. 7.10 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 321).

Суды первой, апелляционной, кассационной инстанций согласились с аргументацией Роспатента и не удовлетворили заявление лицензиара.

Однако Президиум ВАС РФ занял противоположную позицию. Он указал, что закон не конкретизирует объем передаваемых правомочий в рамках как исключительной, так и неисключительной лицензии. Стороны вправе самостоятельно определить способ использования объекта интеллектуальной собственности. В противном случае (т. е. если бы закон лишал стороны возможности устанавливать объем полномочий) гражданские права лицензиара были бы ограничены, что противоречило бы статьям 1, 9, 421 Гражданского кодекса РФ.

По мнению Президиума ВАС РФ, заявитель (лицензиар) предоставил лицензиату право использовать изобретение в конкретных пределах. При этом лицензиар лишился возможности предоставить такое право третьим лицам в отношении аналогичных способов использования. Однако применительно к любым другим способам (т. е. к тем, которые стороны не указали в договоре) лицензиар исключительную лицензию не выдавал. При этом закон позволяет включить в один и тот же лицензионный договор (но в отношении различных способов использования) условия, характерные для лицензионных договоров разных видов, то есть и для исключительной, и для простой лицензии (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). Такой договор не противоречит императивным нормам Гражданского кодекса РФ.

По этим причинам Президиум ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и признал решение об отказе в регистрации лицензионного договора недействительным (постановление Президиума ВАС РФ от 12 марта 2013 г. № 13921/12).