5 способов борьбы с патентными троллями
Патентные тролли — лица, которые специализируются на предъявлении патентных исков. В качестве троллей выступают предприниматели или небольшие компании (2-3 человека в штате), которые сами ничего не производят, но активно регистрируют на себя интеллектуальную собственность — получают патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, регистрируют на свое имя товарные знаки, а после обращаются с претензиями и исками к фактическим производителям, чтобы получить денежную компенсацию.
696 открытий
Например, компания MobileMedia Ideas — патентный тролль по всем признакам — отсудила у Apple $3 млн за использование технологии «вежливого игнорирования» (возможность приглушать входящий вызов, не прерывая соединение).
Патентные тролли пользуются слабыми местами системы — длительностью и дороговизной судебных тяжб, в которые далеко не каждый производитель захочет ввязываться, а также тем, что доказывать наличие реального производства для регистрации интеллектуальных прав не обязательно.
В России патентные тролли наиболее активны в сфере товарных знаков. За известным патентным троллем Ибатуллиным Азаматом Валерьевичем числится 545 зарегистрированных товарных знаков — и это только те, что зарегистрированы на него, без учета знаков, зарегистрированных на его компании.
Многие производители думают, что у патентного тролля нет шансов ни зарегистрировать на себя товарный знак, ни выиграть в суде, если они первыми начали использовать обозначение. Увы, все не так радужно.
Судебная практика уже давно пришла к выводу, что «сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара» (п. 2.1 Информационной справки, утв. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10).
Даже если вы первым стали использовать обозначение — чтобы отстоять права на знак, понадобятся доказательства либо недобросовестной конкуренции со стороны патентного тролля, либо того, что у потребителей обозначение стойко ассоциируется именно с вами. При плохом сценарии есть риск не только полной утраты товарного знака, но и существенных финансовых потерь.
Чтобы не попасть в лапы к патентному троллю, соблюдайте следующие рекомендации.
1. Своевременная регистрация обозначения как товарного знака
Самый лакомый кусочек для патентного тролля — раскрученное и незарегистрированное обозначение. Если не хотите вступать в длительную борьбу с патентным троллем, не медлите с регистрацией интеллектуальной собственности (причем не только товарных знаков, но других объектов — изобретений, промышленных образцов и прочих).
Хотя регистрация товарного знака — длительная процедура, правовая охрана его действует с даты подачи заявки. Знаку присваивается приоритет, поэтому любые тождественные или сходные до степени смешения с вашим обозначения, которые будут поданы позже даты приоритета, никак не будут препятствовать регистрации вашего товарного знака. При этом конкуренты или патентные тролли не смогут без вашего согласия зарегистрировать обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с вашим.
Для регистрации товарного знака необходимо оплатить пошлину и подать в Роспатент заявление — само обозначение, его описание и сгруппированный по классам перечень товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана обозначения. Перечень товаров и услуг составляется в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), поэтому для его составления потребуются специальные знания (особенно, если товары или услуги уникальны и прямо не поименованы в МКТУ).
Перед подачей заявки на регистрацию товарного знака стоит провести предварительную проверку обозначения по базам уже действующих, а также заявленных на регистрацию товарных знаков. Это позволит оценить возможные риски и препятствия для регистрации обозначения, чтобы оперативно их минимизировать. Например, заручиться согласием на регистрацию товарного знака у правообладателя сходного обозначения или внести изменения в товарный знак.
Так, правообладатель знака «TREND FM» (заявка с полученным решением о регистрации № 2020745841. См. Изображение № 1) (заранее заручился согласием на регистрацию своего обозначения у правообладателя ранее зарегистрированного схожего товарного знака «TREND» (свидетельство № 499276. См. Изображение № 2), правообладатель которого, кстати, является патентным троллем.
А правообладатель товарного знака «lastuff» (свидетельство № 841281. См. Изображение № 3) изначально хотел регистрировать обозначение, схожее с товарным знаком «Lafa Style» (свидетельство № 493814. См. Изображение № 4), но при проверке узнал о рисках и решил изменить знак.
Проверку лучше поручить опытному специалисту по регистрации, так как оценка товарных знаков проводится по определенным критериям и требует учета правоприменительной практики. Специалист проверит ваш знак не только на сходство с существующими обозначениями, но и на наличие иных оснований для отказа, и даст рекомендации по их преодолению. Например, если знак включает неохраняемый описательный элемент, указывающий на вашу деятельность («салон красоты», «пекарня» и т. п.), то он не должен занимать доминирующее положение в обозначении.
Не так давно к нам обращалась предпринимательница с желанием зарегистрировать обозначение «F2R». Согласно ст. 1483 ГК РФ, данный элемент не обладает различительной способностью. Мы предложили дополнить обозначение доминирующей картинкой, и решение о регистрации было получено «F2R» (свидетельство № 808410. См. Изображение № 5).
2. Обращение в Роспатент
Столкнуться с троллем можно на разных стадиях. Если вам повезло обнаружить тролля на этапе подачи им заявки на регистрацию товарного знака — у вас хорошие шансы помешать ей превратиться в товарный знак. Действующее законодательство дает любому лицу возможность направить в Роспатент обращение о несоответствии заявленного обозначения требованиям о регистрации товарных знаков. Однако важно успеть сделать это до принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака.
В обращении нужно аргументированно изложить свои доводы и привести подтверждающие документы (договоры, свидетельствующие о фактическом ведении хозяйственной деятельности, ссылки на сайты и социальные сети, с помощью которых продвигался продукт, заявку на регистрацию своего товарного знака, которой препятствует заявка тролля, и прочие) и ссылки на соответствующие положения законодательства. Если доводы голословны — никакого результата обращение не даст.
В случае с патентными троллями наиболее используемые основания — сходство с фирменным наименованием (когда обозначение повторяет именную часть наименования компании) или введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя (когда обозначение широко и хорошо известно потребителям данных товаров или услуг, в том числе в сети Интернет, как обозначение конкретного изготовителя).
Благодаря вовремя поданному в Роспатент обращению производитель получил положительное решение о регистрации товарного знака kokliang (свидетельство № 830049), хотя его заявка имела более позднюю дату приоритета.
3. Возражение в Палату по патентным спорам Роспатента
Если товарный знак уже зарегистрирован за троллем, вы можете аннулировать такую регистрацию. Для этого потребуются доводы и доказательства — как мы уже упоминали, одного факта того, что вы стали использовать обозначение первым, недостаточно, чтобы аннулировать регистрацию тролля.
Содержание возражения сходно с содержанием обращения, однако за рассмотрение возражения взимается пошлина. При этом если подача обращения возможна только до вынесения решения о регистрации, то возражение (за исключением некоторых случаев, не относящихся к борьбе с патентными троллями) можно подать в течение всего срока действия правовой охраны товарного знака.
Возражение рассматривается на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, где обе стороны — производитель и патентный тролль — приводят аргументы в свою защиту, могут задавать друг другу вопросы, давать объяснения и так далее. Результаты оформляются заключением коллегии, после чего утверждаются решением руководителя Роспатента. Если решение вынесено не в вашу пользу, его можно оспорить в суде.
Например, ООО «Исток» удалось аннулировать правовую охрану товарного знака «ТРИ КЛЮЧА» (свидетельство № 599143), зарегистрированного на патентного тролля, в отношении всех товаров и услуг 33, 43 классов МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ (вод и газированных вод). Компании удалось доказать, что обозначение «3 КЛЮЧА» для производства питьевой воды использовалось ими задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.
4. Заявление в ФАС
На рынке должна поддерживаться справедливая конкурентная среда. Если кто-то из участников нарушает правила рынка, его действия могут быть признаны недобросовестной конкуренцией и повлечь за собой административную ответственность.
Чтобы аннулировать регистрацию товарного знака на тролля по данному основанию, нужно подать заявление в антимонопольную службу. Ваша позиция, как и в случае с обращениями и возражениями в Роспатент, должна быть аргументирована. Вы должны продемонстрировать (подкрепив соответствующими доказательствами) длительность использования вами обозначения и тот факт, что именно благодаря вашим действиям обозначение приобрело известность, а тролль имел намерение воспользоваться репутацией и узнаваемостью обозначения.
Если в результате антимонопольный орган установит признаки нарушения антимонопольного законодательства, то вынесет соответствующее решение, а также привлечет нарушителя к административной ответственности. Останется только формальность — обратиться в Роспатент с возражением и приложить к нему решение ФАС.
Например, компания «Холмер Машиненбау ГмбХ» обратилась в ФАС с заявлением о признаках нарушения со стороны ООО «Холмер-Русь» 135-ФЗ «О защите конкуренции». В качестве подтверждения «Холмер Машиненбау ГмбХ» предоставила доказательства длительного производства и реализации на территории РФ сельскохозяйственной техники под брендом «holmer» задолго до того, как ООО «Холмер-Русь» зарегистрировало на свое имя товарные знаки holmer (комбинированный товарный знак по свидетельству РФ № 475273), «холмер-РУСЬ» (комбинированный товарный знак по свидетельству РФ № 479726), holmer (комбинированный товарный знак по свидетельству РФ № 511943), «холмер» (комбинированный товарный знак по свидетельству РФ № 518483).
Федеральная антимонопольная служба зафиксировала нарушение 135-ФЗ и вынесла решение о том, что ООО «Холмер-Русь» должно прекратить использование зарегистрированных на его имя товарных знаков «холмер-РУСЬ», holmer и «холмер», а также передать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведения для признания правовой охраны этих товарных знаков недействительной.
5. Обращение в суд
Признать действия тролля недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом может суд.
Судебное разбирательство займет значительно большее время, чем борьба с троллем в рамках административных производств, поэтому следует идти поэтапно: сначала пытаться оспорить регистрацию товарного знака на тролля в Роспатенте или ФАС, а после — в суде.
Так, решением суда по интеллектуальным правам была прекращена правовая охрана некоторых товарных знаков патентного тролля Ибатуллина. Например, решением от 26 ноября 2021 г. по делу N СИП-795/2021 «Семь дней» (свидетельство № 191159. См. изображение № 6) была прекращена охрана товарного знака в отношении услуги 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными продуктами», так как истец подтвердил заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака, а ответчик не смог доказать надлежащее использование этого знака.
Заключение
Борьба с патентным троллем — дело хлопотное и нервное. Производитель вынужден отстаивать свое же обозначение, в которое вложено много сил, труда, денег и времени. Кажется, что справедливость должна восторжествовать, а обозначение — вернуться к своему истинному владельцу.
Однако так бывает не всегда, и иногда знак уходит чужаку. Поэтому следует своевременно регистрировать товарный знак, а если нужный момент упущен, то не относиться к борьбе с троллем халатно, а отстаивать свое обозначение, используя все возможные способы.
Предвидя затратность подобной борьбы, некоторые предприниматели предпочитают пойти навстречу троллю и просто выкупить свое обозначение. Этот вариант также имеет место быть.
Прежде чем выбрать способ борьбы за аннулирование регистрации товарного знака на тролля, нужно оценить свои шансы на успех — наличие доказательств длительного и интенсивного использования обозначения, ассоциирования обозначения именно с вашей компанией и так далее. За оценкой можно обратиться в наше патентное бюро.
Автор: Данила Бравый, собственник компании «Знаки эксперт».
Абсолютное зло. Как бизнесу бороться с «патентными троллями»?
Если говорить проще, то «патентные тролли» пытаются получить патент на изобретение или зарегистрировать товарный знак в недобросовестных целях. В этом смысле они проявляют себя как «абсолютное зло сферы интеллектуальных прав», рассказали агентству в пресс-службе Роспатента.
«Жертвой могут стать любые компании — большие, маленькие, стартапы. Для таких компаний риски заключаются в дополнительных денежных расходах, репутационном ущербе. В конечном счете затраты на борьбу с «патентными троллями» компенсируют именно потребители», — отметили в пресс-службе.
Угроза «патентных троллей» значима, когда высокотехнологичный продукт занимает заметную долю рынка, а компания не позаботились о патентной чистоте продукта заранее, отметил заместитель директора Центра трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Метляев.
«В такой ситуации под угрозой находятся инвестиции компании как в исследования и разработки, так и в продвижение продукта на рынок. Поэтому в опасной зоне прежде всего те сферы, в которых цикл внедрения продукта является дорогостоящим, например медицина. Сегодня можно констатировать, что основная опасность для российских компаний возникает, как правило, при выходе на зарубежные рынки», — сказал он.
Если от «тролля» не удастся защититься в суде, компания может попросту разориться, потеряв первоначальные инвестиции. Если же у производителя хватает денег, чтобы откупиться от «тролля», это с большой долей вероятности повлечет за собой удорожание продукта для конечного потребителя, заметил заместитель руководителя Центра законодательных инициатив при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Детенышев.
«Мне, например, попадалась такая информация: из-за решения спора в пользу «патентного тролля» один востребованный лекарственный препарат подорожал в США с 13,5 до 750 долларов. Такой скачок цены объясняется очень высокими лицензионными платежами, которые производитель был вынужден платить новому правообладателю», — отметил эксперт.
Судебные иски со стороны бизнесов-шантажистов невозможно посчитать: суды не признают участников спора «патентными троллями» и не оперируют этим термином. В Роспатенте уверяют, что случаи «патентного троллинга» пока не носят массового характера. В то же время не исключают, что с развитием института интеллектуальной собственности их число будет увеличиваться.
Громкие дела на Западе
Термин «патентный тролль» вошел в обиход лишь в 1993 году. Хотя сам феномен известен с конца XIX века.
Так, еще в 1880-е годы США захлестнула волна исков, связанных с патентами на известные технологии. Появились обладатели прав на колесо, соху и плуг. Эти деятели вызывали в суды фермеров, якобы использующих технологии без разрешения. Большинство таких патентов, разумеется, аннулировали.
Читайте также
Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
Первым успешным «троллем» считается Джордж Селден. Он в 1879 году подал патентную заявку на устройство самоходного экипажа, назвав ее «дорожный двигатель», и сумел оттянуть регистрацию на 16 лет. За это время появились практические разработки бензинового двигателя. В 1895 году, получив на руки патент, Селден начал заключать лицензионные соглашения с автомобильными компаниями, требуя процент за использование своего изобретения. Противостоять шантажу «тролля» удалось только Генри Форду. Он выиграл процесс у Селдена, доказав, что тот никак не повлиял на автомобильную индустрию.
«Патентные тролли» в первую очередь опасны тем, что блокируют нормальную работу компаний, отнимая ресурсы на судебные дела», — сказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.
По его словам, в разное время атакам «патентных троллей» подверглись Blackberry, Motorola, Sony Ericsson, Nokia, Palm, Samsung. Неоднократно были предъявлены претензии со стороны известнейшего «патентного тролля» Rockstar к Apple, Microsoft и Google. Эти компании являются ценным ресурсом, так как «в ряде случаев предпочитают решать проблемы в досудебном порядке, соглашаясь на требования агрессоров», пояснил он.
В Великобритании все на ту же Apple напала компания Optis Cellular, которая в свое время купила права на несколько патентов в сфере LTE. В 2021 году она потребовала у компании $7 млрд в качестве лицензионных сборов, а позже обратилась в суд. Сумма оказалась столь огромной, что крупнейший производитель смартфонов даже заявил о возможном своем уходе с рынка Великобритании. Решение по делу будет вынесено в этом году.
Отечественные войны
В России «патентные тролли» начали орудовать в конце прошлого столетия. В 1999 году некое ООО «Технополис» получило патент на изобретение «стеклянный сосуд», по сути, обычную бутылку, после чего начала шантажировать производителей любой стеклянной тары и пивоваров, требуя выплачивать ему не менее 0,5% от годовой выручки. Спустя год Палата по патентным спорам аннулировала патент.
Сразу несколько кейсов было у «Лаборатории Касперского». Например, в 2012 году она сумела оспорить требования компании IPAT. Разбирательство длилось 3,5 года и обошлось в $2,5 млн. В 2013 году российская компания победила «патентного тролля» Lodsys, а остальные 54 ответчика предпочли урегулировать вопрос. «Мы будем бороться с «троллями» до последнего патрона», — писал в своем блоге Евгений Касперский.
Читайте также
Работу Samsung Pay могут запретить в России из-за дела о нарушении патентных прав
Сейчас одним из самых известных «патентных троллей» в нашей стране является индивидуальный предприниматель Азамат Ибатуллин. По данным на февраль 2022 года, в картотеке арбитражных дел числится 296 дел, где он выступает в качестве истца. Только с начала текущего года он подал три иска в Суд по интеллектуальным правам.
«Изначально он пытался судиться с купным бизнесом, предъявляя претензии компании МТС, футбольному клубу «Локомотив» и так далее. Но проиграв, видимо, понял, что судиться со средним бизнесом гораздо выгоднее, так как он разобщен, гораздо менее защищен и при этом с него есть что взять. В настоящее время этот «предприниматель» подает сотни исков как от своего имени, так и от имени десятков аффилированных с ним лиц. И, к огромному сожалению, нередко выигрывает», — рассказал агентству заместитель председателя Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по интеллектуальной собственности Алексей Робинов.
Один из свежих и весьма масштабных случаев датирован июлем 2021 года. Арбитражный суд Москвы фактически постановил запретить работу Samsung Pay в России, потому что швейцарская компания SQWIN SA в 2013 году зарегистрировала патент на платежную систему с использованием смартфона и кассовой системы через беспроводное соединение. Решение суда в силу не вступило, так как Samsung подал апелляцию и параллельно добивается аннулирования патента в Палате по патентным спорам Роспатента.
Неклассические методы «троллей»
«Патентные тролли» не останавливаются на «классических» методах и находят все новые прорехи в законодательстве и подходах при рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков.
«Так, например, участились иски по нарушению прав на товарные знаки с давним приоритетом, которые «патентные тролли» массово скупают задешево у правообладателей, больше в них не заинтересованных. Но на рынке есть другие лица, которые используют эти обозначения, и «патентные тролли», будучи новыми правообладателями, начинают массово предъявлять им иски», — сказал агентству управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Антон Пушков.
Причем «тролли» предварительно предпринимают действия к якобы использованию товарных знаков, чтобы не получить иск об их неиспользовании, заметил он.
Руководитель Центра поддержки студентов в Сколковском институте науки и технологии Борис Тригуб считает интересным опыт западного консорциума Rockstar Bidco — «тролля», специально созданного в 2012 году такими гигантами, как Apple, BlackBerry, Ericsson, Microsoft и Sony.
«Его деятельность против Android-сообщества стала значительной вехой в смартфонных войнах. Однако в дальнейшем все патенты консорциума были проданы корпорации Rational Patent Exchange, которая, наоборот, специализируется на защите от «патентных троллей». Корпорация, как и «тролли», скупает все доступные потенциально опасные патенты, но декларируемой целью является, наоборот, защита клиентов от будущих судебных исков», — пояснил Тригуб.
Отстоять интересы
Наиболее распространенным способом борьбы является оспаривание патента или товарного знака в Палате по патентным спорам Роспатента или Суде по интеллектуальным правам.
«Дело это непростое и требует достаточно высокой квалификации. Законодательство содержит несколько оснований, по которым можно оспорить товарный знак или патент, и специалист должен в каждом конкретном случае не только правильно определить правовые основания для оспаривания, но и грамотно собрать доказательственную базу», — отметил зампредседателя Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Алексей Робинов.
Читайте также
Роспатент определил топ-10 российских изобретений 2020 года
Как уточнили агентству в пресс-службе Роспатента, по товарным знакам эксперты ведомства анализируют данные в интернете для выявления заявок «патентных троллей». Если эти данные достаточны и убедительны, то следует отказ в регистрации товарных знаков по таким заявкам. Помогают в этом деле обращения заинтересованных компаний, которые указывают, что регистрация товарного знака по заявке нарушит их ранее возникшие авторские права.
Если же регистрация товарного знака уже произведена, закон предусматривает эффективный способ урегулирования подобных ситуаций — через подачу возражения в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку. Если доводы автора окажутся убедительными, правовая охрана признается недействительной.
Ввести уголовную ответственность
Опрошенные эксперты предлагают расширить методы борьбы с «патентными троллями». Например, Алексей Робинов уверен, что защищать добросовестных производителей от «патентных троллей» должен институт недобросовестной конкуренции. Поэтому антимонопольным органам и Суду по интеллектуальным правам следует прежде всего пересмотреть свои подходы, касающиеся применения института, отметил он.
Антимонопольные органы считают, что для применения недобросовестной конкуренции обе стороны спора должны быть конкурентами, то есть вести предпринимательскую деятельность на одном товарном рынке
В случае с «патентными троллями» этого не происходит, потому что они по факту вообще не ведут какую-либо предпринимательскую деятельность, пояснил Робинов.
Суд по интеллектуальным правам толкует конкурентные отношения более широко, но требует доказывать умысел лица на «заведомо недобросовестное поведение», что фактически недоказуемо. «Представляется, что прежде всего нужно шире толковать недобросовестную конкуренцию. Это позволило бы отклонять любой иск «патентного тролля», а не требовать от ответчика тратить значительные средства и время на оспаривание у него патента или товарного знака», — добавил эксперт.
Кроме того, Робинов считает, что необходимо предусмотреть административную и даже уголовную ответственность для тех, кто занимается подобным «бизнесом».
Компетентность судей и экспертов
Эксперты Центра законодательных инициатив при бизнес-омбудсмене Москвы убеждены, что прежде всего необходимо повышать компетентность судей и судебных экспертов, рассматривающих патентные споры.
«Арбитражные суды часто имеют недостаточную квалификацию для рассмотрения патентных споров и полностью полагаются на мнения экспертов, привлеченных одной из сторон спора. Требуется или повышение квалификации судей и обязательность приостановки рассмотрения дел на время рассмотрения связанного спора в Роспатенте, или передача полномочий суда первой инстанции в Суд по интеллектуальным правам посредством законодательной инициативы», — отметил заместитель руководителя центра Сергей Детенышев.
В целом, по его словам, речь должна идти о комплексе мер по совершенствованию российской системы защиты интеллектуальной собственности.
Читайте также
Эксперты: интеллектуальное право должно стать более гибким и технологически нейтральным
«Обсуждение этих идей стартовало в конце января 2022 года на заседании нашего центра. Мы собираем предложения и отзывы от органов исполнительной власти, как московских, так и федеральных, а также от бизнес-ассоциаций. По итогам этой работы согласованные всеми участниками идеи будут оформлены в виде конкретных законодательных инициатив. А после — внесены на рассмотрение парламента через одного из субъектов законодательной инициативы», — сказал он.
Заместитель исполнительного директора по развитию и ключевым партнерам Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ) Григорий Сенченя в свою очередь предлагает «внести изменения в гражданский и арбитражный процессуальные кодексы РФ», чтобы патентные споры разбирались только в арбитражных судах. Он выступает за «исключение таких вопросов из подсудности судов общей юрисдикции», кроме Мосгорсуда, рассматривающего гражданские дела, которые связаны с защитой авторских и (или) смежных прав.
«На наш взгляд, эта мера повысит профессионализм рассмотрения вопросов, так как компетенции будут накапливаться в таком количестве судов, которое соразмерно количеству споров. Это приведет к повышению скорости рассмотрения споров и снизит для добросовестного бизнеса общую стоимость защиты своих интеллектуальных прав», — сказал Сенченя, который также является руководителем экспертной группы трансформации делового климата по направлению «Интеллектуальная собственность» при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Повышение патентной культуры
Замдиректора Центра трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Метляев сказал, что, «возможно, эффективнее направить усилия на повышение патентной культуры и качества услуг в области управления интеллектуальной собственностью российских компаний, чем вести борьбу с феноменом «патентного троллинга», который не является системным явлением и на определенных этапах может даже способствовать становлению рынка интеллектуальной собственности».
Для обеспечения защиты национальных компаний — экспортеров высокотехнологичной продукции при выходе на зарубежные рынки можно начать формировать патентные пулы с отраслевой или продуктовой привязкой
«Патентные пулы с полным государственным контролем или на основе частно-государственного партнерства были созданы в конце прошлого века и успешно функционируют во Франции (ANR) и Великобритании (BTG). Их опыт затем был реципирован Японией и Южной Кореей, которые сегодня входят в десятку стран по патентной активности. Патентные пулы способствуют формированию надежного щита от претензий ввиду получения доступа к патентам каждого члена пула: университетов, стартапов, производителей», — рассказал Метляев.
Патентные тролли: кто это и что делать, если вы стали их жертвой
Ваша компания создала изобретение или придумала новый логотип, но еще не зарегистрировала их. Однако уже получила в свой адрес претензию за использование. Сложно распознать, кто перед вами: патентный тролль или добросовестный правообладатель. Но от этого зависит стратегия действий. Расскажем о том, кто такие патентные тролли, чем они страшны и как справиться с их вызовом.
Кто такие патентные тролли
Патентные тролли — это лица, которые регистрируют патент или товарный знак на то, что давно и широко используется в обществе в целом или кем-то одним, но еще не было юридически оформлено за отдельным правообладателем.
Целью, с которой патентные тролли регистрируют такие права, является получение сверхприбыли. Для этого они обращаются в суд за компенсацией, призванной восстановить нарушенные патентные права, или пытаются выручить средства от последующего отчуждения этих прав.
Обычно подобные действия связаны с использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, т. е. объектами интеллектуальной собственности, охраняемые патентом. Отсюда и название. Но на практике по той же схеме тролли работают и с товарными знаками.
Как распознать патентного тролля
Чтобы не стать жертвой, важно обращать внимание на обстоятельства приобретения и оформления прав на интеллектуальную собственность. Есть ряд признаков, отличающих патентных троллей:
- Регистрация различных патентов и прав на товарные знаки – основной вид их деятельности. За патентным троллем могут числиться десятки различных патентов, зарегистрированных им самим или перекупленных у обанкротившихся или находящихся в затруднительном положении фирм. Они, как правило, тщательно отслеживают ситуацию в сфере патентования, выискивая наиболее выгодные варианты. Кроме того, следят и за знаками, которые потенциально могут зайти на российский рынок в будущем, учитываю территориальный принцип действия защиты.
- Их фактическая деятельность не связана с производством, с наличием исследовательской базы и действительным использованием патентных прав, а сводится исключительно к нападкам на производителей. У таких компаний зарегистрированный патент не выполняет своей изначальной функции – обеспечивать рыночное преимущество производителя посредством защиты его интеллектуальной собственности.
- Регистрируемые товарные знаки зачастую намеренно сформулированы таким образом, чтобы при подаче иска о нарушении прав на них, можно было легко доказать нарушение. Они представляют собой сочетания слов, которые наиболее вероятно будут использоваться производителями в той или иной области.
- Перед подачей иска патентные тролли будут настаивать на том, чтобы потенциальный ответчик откупился от судебного разбирательства. Они пользуются нежеланием своих жертв вовлекаться в затяжные и изматывающие судебные процессы, которые, к тому же, могут закончиться неудачей для ответчика. Для урегулирования спора во внесудебном порядке, патентные тролли предлагают «жертве» выкупить спорный объект права по цене значительно превышающей рыночную.
Жертвы патентных троллей
Жертвами патентных троллей, как правило, становятся крупные компании. Нападки на них выгодны не только из-за наличия достаточных денежных средств. В первую очередь, для них крайне важно продолжать использование спорного объекта прав, поэтому организации предпочтут приобрести патент за любые деньги, а не вовлекаться в судебный процесс, исход которого неизвестен.
| Иногда подвергнуться атаке патентного тролля может целый ряд лиц в связи с использованием одного спорного объекта. Например, в 1999 году компания ООО «Технополис» запатентовала стеклянную бутылку, обозначив ее как «сосуд стеклянный». Получив патент, компания стала требовать от прочих лиц, использующих в производстве такие «сосуды» по 0, 5% от выручки за право пользования ее интеллектуальной собственностью. |
Последствия столкновения с патентным троллем
Столкновение с патентным троллем влечет массу негативных последствий для пользователей интеллектуальной собственности. Среди наиболее очевидных – существенные финансовые убытки при приобретении спорного объекта прав или затраты на судебные тяжбы (включая расходы, штрафы и компенсации). Без квалифицированной юридической помощи жертва патентного тролля даже может утратить право на использование интеллектуальной собственности. Более того, вовлечение в судебный процесс может повлечь репутационные убытки, что чревато падением стоимости акций, потерей потенциальных и уже существующих партнеров и клиентов.
Как бороться с патентными троллями
Стать жертвой патентных троллей может каждый. Хотя эта ситуация и неприятна, она не является безвыходной.
- Самое действенное средство – не затягивать с регистрацией товарного знака или получением патента. Правовая охрана на регистрируемое право будет действовать со дня подачи заявки о такой регистрации. А приоритет заявки, поданной первой, позволит защититься от регистрации обозначения, тождественного или сходного с выбранным Вами до степени смешения.
- Проверьте, является ли патент на спорное право жизнеспособным. Статья 1398 Гражданского кодекса приводит ситуации, в которых патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным, а ст. 1512, 1514 ГК РФ — аналогичные нормы для товарных знаков. Подав соответствующую заявку, Вы можете лишить патентного тролля оснований, для предъявления требований.
- Обратитесь в Роспатент превентивно, если Вы обнаружили, что патентный тролль только подал заявку на регистрацию товарного знака. В этом случае Вам необходимо направить обращение о несоответствии заявленного обозначения требованиям о регистрации товарных знаков, в котором следует подробно изложить основания для будущего отказа в регистрации. Если заявка была подана на регистрацию изобретения, но не товарного знака, и Роспатент ее одобрил — при возникновении спора в течение трех лет можно запросить проведение экспертизы по существу.
- Оспорьте требования патентного тролля по основаниям, перечисленным в Федеральном законе от 26. 07. 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции». Для этого необходимо обратиться в ФАС с мотивированным заявлением о том, что действия патентного тролля недобросовестны и на нарушают требования указанного ФЗ. Если антимонопольная служба встанет на вашу сторону и примет положительное решение, с ним следует обратиться в Роспатента.
- Защитите свои права в суде. Это можно сделать и по основанию злоупотребления правом, поскольку фактически тролль ничего не производит, а опирается лишь на мотив получения прибыли в спорах.
Спасаем бизнес от патентных троллей
Такое явление как патентные тролли, давно уже ставшее массовым в США, набирает обороты в России. Как с ними бороться? Рассказывает Елена Купцова, руководитель отдела патентования патентно-адвокатского бюро «Гардиум».
Елена Купцова
Руководитель управления патентования, патентный поверенный № 1264, евразийский патентный поверенный № 406
Кто такие патентные тролли?
Патентными троллями являются лица, которые патентуют на свое имя только появившиеся, перспективные технологии и разработки или скупают имеющиеся на них патенты, а после чего начинают предъявлять претензии о нарушении их прав всем производителям с требованием выплатить компенсацию, размер которой варьируется до 5 млн. рублей. Патентными троллями, к слову, могут стать и покинувшие компанию сотрудники и контрагенты, разрабатывавшие техническое решение по заказу.
На сегодняшний день только одна компания смогла одержать победу над патентным троллем. Это «Лаборатория Касперского». В 2008 году «IPAT» подала против них и еще 34 ИТ-корпораций иск, в котором обвиняла в нарушении двух патентов, полученных еще в 90-х годах прошлого столетия. Все ответчики, кроме «Лаборатории Касперского», предпочли урегулировать спор в досудебном порядке, то есть выплатить запрошенную сумму. Судебное же противостояние длилось 3,5 года. В итоге «IPAT» забрала иск с условием with prejudice, что означает отказ истца от претензий и признание невозможности подачи повторного иска.
Почему же так сложно «победить» патентного тролля?
Борьба с подобными недобросовестными персонажами влечет весьма существенные временные и материальные затраты. Кроме того, тролли начинают оказывать и психологическое давление, атакуя звонками и письмами с угрозами. Поэтому зачастую предпринимателям проще откупиться от патентного тролля, выплатив ему компенсацию, нежели затевать тяжбу, так как запрашиваемая за нарушение прав сумма, оказывается ниже стоимости судебных издержек.
Защита товарного знака
разработка стратегии ведения спора
Можно ли предотвратить их появление?
Основополагающее условие, которое минимизирует риск возникновения патентного тролля, это проверка патентной чистоты своей разработки. В результате выявляется наличие патентов третьих лиц, исключительные права на которые могут быть нарушены. Помимо поиска на определение патентной чистоты, следует также проверить патентоспособность решения, то есть понять, насколько он оригинален по сравнению с другими известными разработками. Только при наличии патентоспособности можно обращаться в ФИПС за получением патента, не дожидаясь появления нежданных гостей и дорогостоящих разборок с ними.
Если же при определении патентной чистоты были обнаружены аналогичные разработки, то существуют 2 варианта решения проблемы: либо выкупить патенты на них либо менять свой продукт таким образом, чтобы уйти от нарушения.
Кроме этого, обратить внимание нужно и на следующий момент. Если продукт разрабатывается сотрудником компании, то с ним обязательно заключается договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности. В нем должно быть предусмотрено условие о том, что объект интеллектуальной собственности после создания будет принадлежать компании.
В случае, когда объект создается при размещении заказа на производстве, аналогично требуется договор. В нем прописывается, что будет производиться и кому принадлежат исключительные права. То, что производитель не имеет возможности выпускать аналоги – отдельным пунктом.
IP Дайджест для юристов
Ежеквартальная аналитика по интеллектуальному праву
и обзор судебной практики
Что делать, если патентный тролль все-таки появился?
Шаг 1: Убедиться, что Ваша разработка действительно копирует запатентованную. Бывает, что патентные тролли, полагаясь на то, что мало кто хочет вступать с ними в конфликт, просто обманывают добросовестных предпринимателей. Для того чтобы понять, нарушаете Вы права на патент или нет, необходимо провести патентную экспертизу, в результате которой оба решения сравниваются между собой.
Шаг 2: Если результаты экспертизы подтвердили наличие сходства и отсутствует патентоспособность, то обратившись в Палату по патентным спорам и доказав это, можно признать патент недействительным.
Шаг 3: Если же нет шансов доказать, что разработка не новая, то можно подать встречный иск о признании права преждепользования. Под преждепользованием подразумевается введение в гражданский оборот запатентованной разработки до даты подачи заявки на патент. В такой ситуации Вы сможете продолжать реализовывать свою продукцию в том же объеме, который был до даты приоритета патента, без нарушения патента.
Поделиться статьей:
Комментарии временно не доступны
Елена Купцова
Руководитель управления патентования, патентный поверенный № 1264, евразийский патентный поверенный № 406
Елена с 2001 года работает в области защиты интеллектуальной собственности. В том числе 4 года государственным экспертом в ФИПС. К команде «Гардиума» присоединилась в 2007 году.
Участвовала в проектах по регистрации товарных знаков и лицензионных договоров с.