Как продать незарегистрированный товарный знак

Как защитить товарный знак от незаконного использования

Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947. В практике более 20 лет.

• Как конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики
• Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?
• Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак
• Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться
• Как составить претензию и зачем она нужна
• Как посчитать компенсацию за незаконное использование товарного знака
• Зачем нужен IP-консалтинг на аутсорсе
• Коротко: как защитить товарный знак

Защита товарного знака не работает по умолчанию. Конкуренты могут не стесняясь взять название, запустить рекламу и зарабатывать на вашей известности. Но с этим можно бороться. Грамотная стратегия защиты заставит конкурентов признать нарушение и заплатить компенсацию.

С первого раза понимают не все. Тогда начинаются суды и даже уголовные дела. Компании-нарушителю запрещают использовать название, заставляют уничтожить продукцию и остановить рекламу. Особо злостных нарушителей можно лишить бизнеса, а иногда и свободы. Рассказываем, как защитить товарный знак, чтобы никто не использовал вашу репутацию незаконно.

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Консультация юриста
по защите товарного знака

Выбрать эксперта
Выбрать эксперта

Как конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики

Незаконное использование товарного знака выражается по-разному. Иногда нарушители и сами не знают, что нарушают закон. Вот что они делают с чужими товарными знаками чаще всего.

Размещают на вывеске

Один салон повесил вывеску «Маникюр в 4 руки», не зная, что конкуренты зарегистрировали обозначение «4 hands». Несмотря на перевод, суд признал это нарушением, обязал снять вывеску, запретил использовать название и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).

Такую же компенсацию взыскали с предпринимателя из Абакана — он повесил на свой магазин вывеску «1000 мелочей». Позже нашлись правообладатели, которые зарегистрировали товарный знак «1000 мелочей» . Предприниматель добровольно снял вывеску, но это не помогло. Суд признал его действия незаконными и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Республики Хакасия № А74-5930/2019 от 21.10.2020).

Маркируют и продают продукцию

Товары, маркированные чужим товарным знаком, являются контрафактными. Их могут конфисковать, а продавца — оштрафовать. Где именно продаются товары, значения не имеет. Это может быть обычная точка в ТЦ, интернет-магазин или маркетплейс.

Один ИП из Ростова продавал в детском магазине товары с логотипами Nike и Fila. Пришла прокуратура и составила протокол — товары изъяли и уничтожили (Решение АС Ярославской области № А82-11307/2020 от 18.08.2020).

Контрафакт — это не только поддельные кроссовки Abibas и сумки LOUIS VUITTON c рынка. Конкуренты могут использовать ваш товарный знак в любой нише:

• в Орловской области одна ИП маркировала чужим товарным знаком датчики положения дроссельной заслонки (Решение АС Орловской области № А48-7579/2019 от 20.09.2019);
• в Пскове мясокомбинат использовал чужой знак на этикетке своей колбасы (Решение АС Псковской области № А52-3130/2015 от 09.11.2015);
• в Москве подрядчики маркировали чужим обозначением эпоксидный грунт и лакокрасочные материалы, а потом выдавали их за оригинальные (Постановление СИП № А40-251115/2019 от 18.12.2020).

Используют в рекламе

Чужие товарные знаки нельзя использовать для продвижения своих товаров и услуг. По закону такие действия считаются недобросовестной конкуренцией — можно попасть на штраф и компенсацию.

Например, в Иваново станкостроительный завод использовал логотип другого завода на своих визитках, фирменных бланках, баннерах, квартальных календарях и информационных стендах. За это и поплатился: логотип был товарным знаком, в пользу правообладателя взыскали 450 тысяч рублей компенсации (Решение АС Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018).

Часто чужие товарные знаки используют для рекламы в интернете — чтобы выйти в ТОП выдачи по запросам конкурентов. Например, одна компания использовала название другой в составе ключевой фразы для настройки контекстной рекламы в Яндексе. Она запускала объявления с фразой «Ремонтиста — Проверь цены своего сервиса!», которое появлялось по запросу «Ремонтиста». Это название другой компании, и оно оказалось товарным знаком. Правообладатель пошёл в суд и отсудил за это почти миллион рублей компенсации (Решение АС г. Москва № А40-147213/18-105-779 от 11.08.2020).

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Консультация юриста по интеллектуальным правам

Задать вопрос
Задать вопрос

Используют в домене

Доменное имя (http//:доменное имя.ru) — это средство индивидуализации в интернете. Если конкуренты будут использовать в своём домене ваш товарный знак, это тоже нарушение. Тогда использование доменного имени можно запретить.

Одна компания так и сделала. Она зарегистрировала товарный знак «SAUCONY», а потом узнала, что конкуренты зарегистрировали домен «saucony.ru». Суд поддержал правообладателя: нарушителю запретили использовать сайт и взыскали компенсацию в 300 тысяч (решение АС Калининградской области №А21-10484/2015 от 16.05.2015).

В другом случае нарушителю повезло меньше. Суд взыскал 5 млн рублей компенсации за то, что МФО использовала для работы домен «ekapusta.com». Оказалось, что другая финансовая компания зарегистрировала товарный знак «КАПУСТА» и использование домена нарушает её права (Решение АС Новосибирской области А45-10613/2019 от 28.06.2020).

Ввозят «серый» импорт

Конкуренты не могут без разрешения ввозить в Россию товары, маркированные вашим товарным знаком. Такой импорт незаконен. Нарушителей могут наказать, даже если они не знали, что ввозят контрафакт. Одна компания так завезла автозапчасти NISSAN, а они оказались подделкой. ФТС конфисковала автозапчасти, компания получила штраф (решение АС. г. Москвы по делу № А40-194725/20-33-1401 от 28.10.2020).

Чтобы контрафакт не смогли ввезти в Россию, товарный знак можно внести в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). Если конкуренты пытаются ввезти маркированные товары без вашего разрешения, ФТС пресекает несанкционированный ввоз, конфискует партию и сразу сообщает вам (ст. 334 закона № 289-ФЗ от 03.08.2018). В 2020 году таможенная служба так предотвратила ввоз в Россию 13 млн единиц контрафакта, предотвращённый ущерб оценили в 4,5 млрд рублей.

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Узнайте как внести товарный знак
в ТРОИС за 5 минут

Защитить бренд
Защитить бренд

Используют чужие мемы в рекламе и на продукции

Не удивляйтесь, мемы тоже оформляют как товарные знаки. Есть уйма желающих использовать вирусные картинки в коммерческой деятельности. Мемы печатают на футболках, используют в рекламе, размещают на упаковках и вывесках. Просто так — без разрешения правообладателя, это делать нельзя. Если мем зарегистрировали как товарный знак, правообладатель может требовать компенсацию. Сумма может быть больше, чем ожидает нарушитель.

В этой шкуре уже побывал МЕГАФОН. Компания разместила на своём сайте изображение «Ждуна», который оказался зарегистрированным товарным знаком. За это суд взыскал с компании 8,6 млн рублей (Решение АС г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018). И таких примеров уйма. По одному только «Ждуну» в судебном реестре более 500 дел.

Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?

Нарушение прав на товарный знак можно квалифицировать при наличии одновременно трёх признаков: 1) сходство до степени смешения; 2) однородность товаров или услуг; 3) отсутствие разрешения на использование знака в бизнесе.

1. Проверить сходство до степени смешения. Необязательно, чтобы название конкурентов полностью повторяло ваш товарный знак. Достаточно, что оно ассоциируется с обозначением в целом, несмотря на отдельные различия. Если есть угроза, что рядовой потребитель из-за этого может перепутать одну компанию с другой — это сходство до степени смешения. Например:

• пиво «Невское» и «AMRO НЕВСКОЕ» (Постановление Президиума ВАС № 2979/06 от 26.09.2006);
• клиники «Доктор Арбитайло» и «Доктор А» (Постановление СИП № А70-8627/2019 от 12.03.2020);
• салоны «Маникюр в 4 руки» и «4 hands» (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).

Учитывайте, что вероятность смешения — оценочный фактор. При рассмотрении дела суды учитывают: где вы используете товарный знак, как долго используете, узнают ли его потребители (п. 162 Постановления ПВС № 10 от 23.04.2019).

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Проверьте нарушения на товарный знак во всех реестрах Роспатента

Перейти к онлайн-поиску по базам ФИПС, доменам и названиям ООО

2. Проверить однородность товаров и услуг. Если у вас СТО, а другая компания взяла ваш товарный знак и написала его на вывеске в парикмахерскую, она ничего не нарушает. Незаконное использование товарного знака имеет место, когда стороны работают в одной или смежной области бизнеса. Например, продают одежду и обувь, производят резиновые перчатки и резиновые сапоги, сдают в аренду квартиры и нежилые помещения.

Во внимание будут приниматься род товаров и услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей и т.д (п. 42 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).

Например, услуги «реализация товаров» и «реклама» неоднородные, потому что у них разные аудитории и условия реализации (Решение СИП № СИП-343/2017 от 29.09.2017). А «пульт ДУ» и «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами» однородные, потому что выполняют одну функцию, имеют один круг потребителей и оба продаются в специализированных магазинах (Постановление СИП № СИП-3/2020 от 08.10.2020).

3. Зафиксировать бездоговорное использование в бизнесе. Если кто-то свяжет себе свитер, напишет на груди «Chanel» и будет носить на работу, он ничего не нарушит. Но если начнёт продавать футболки с таким принтом на рынке за 500 рублей — товары признают контрафактом. Чтобы нарушение имело место, обозначение должно использоваться без разрешения владельца в бизнесе: для выпуска, продажи товаров или услуг, рекламы, получения прибыли и т.д. Под использованием понимается размещение товарного знака на товарах, этикетке, упаковке, на документах, вывеске, в рекламных объявлениях, соцсетях и пр. (ст. 1515 ГК РФ).

Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак

Комплекс мер защиты прав на товарный знак охватывает широкий круг способов и мер ответственности для нарушителей.

Изъятие и уничтожение контрафакта, документов, оборудования. Товары, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки, являются контрафактными. Правообладатель может потребовать в суде их изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя. То же самое касается любых материалов, которыми сопровождается оказание услуг: визитных карточек, фирменных бланков, рекламных материалов, вывесок и т.д. (п.п. 2, 3 ст. 1515 ГК). А если конкуренты специально для выпуска контрафакта запустили целую производственную линию, можно добиться изъятия и уничтожения этого оборудования. Но придётся доказать, что оборудование использовалось только для производства контрафакта (п. 5 ст. 1252 ГК).

Возмещение убытков. Если кто-то незаконно использует ваш товарный знак, вы несёте убытки в виде упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК). Иными словами, вы не получаете тех доходов, на которые могли бы рассчитывать в обычных условиях:

• дохода от прибыли при продаже товаров, маркированных товарным знаком;
• дохода от роялти, которое было бы получено, если бы нарушитель заключил с вами лицензионный договор.

Их можно в судебном порядке взыскать с нарушителя или выбрать компенсацию (пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 1252 ГК).

Компенсация. Её можно взыскать в судебном порядке вместо возмещения убытков. Обычно правообладатели просят от суда назначить компенсацию, потому что доказать и обосновать размер убытков сложнее. Можно выбрать назначение компенсации в одной из трёх форм (п. 4 ст. 1515 ГК):

1. В твёрдой сумме — от 10 тысяч до 5 млн рублей.
2. В 2-кратном размере стоимости контрафакта.
3. В 2-кратном размере стоимости использования товарного знака.

Правообладатель сам выбирает подходящий ему способ защиты товарных знаков. Суд по своей инициативе не сможет изменить вид компенсации (п. 35 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015). Подробнее о компенсации рассказываем ниже.

Ликвидация компании, ИП-нарушителя. Если конкуренты неоднократно и грубо нарушают ваши права на товарный знак, обратитесь в прокуратуру. По требованию прокурора компанию или ИП-нарушителя могут ликвидировать через суд (ст. 1253 ГК). Неоднократным считается нарушение исключительных прав лицом, которое уже привлекалось к ответственности за аналогичные нарушения. А грубым — нарушение, которое повлекло серьёзный ущерб.

Например, в Ростове суд прекратил деятельность ИП, за то, что она хранила и распространяла контрафактные DVD-диски. При принятии решения суд учёл, что ИП раньше привлекали за это к уголовной ответственности, а причинённый ущерб составил 163 тысячи рублей (решение АС Ростовской области № А53-8222/2013 от 16.08.2013).

Административный штраф. Если будет доказано, что конкуренты незаконно использовали ваш товарный знак, их могут оштрафовать на сумму до 50-200 тысяч рублей для компании и 10–50 тысяч для директора. А если докажут, что товары производились с целью сбыта, сумма штрафа может достигнуть 5-кратного размера стоимости контрафакта (ст. 14.10 КоАП). Кроме наказания за использование товарного знака могут оштрафовать:

• за недобросовестную конкуренцию — минимум на 100 тысяч рублей (ч. 2 ст.14.33 КоАП);
• за нарушение законодательства о рекламе, если товарный знак использовали для продвижения товаров и услуг — на 100–500 тысяч рублей (ч. 1 ст. 14.3 КоАП).

Уголовное наказание. Если конкуренты использовали ваш товарный знак неоднократно и это причинило вам ущерб в сумме не менее 250 тысяч, нарушителей могут привлечь по уголовной статье. В этом случае виновное лицо может получить штраф до 300 тысяч рублей или даже реальный тюремный срок до 2 лет + 80 тысяч рублей штрафа. А если к ответственности привлекается организованная группа, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а срок лишения свободы фигурантов — до 6 лет (ст. 180 УК).

Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться

Защита прав на товарный знак — забота правообладателя. Не существует никакой «патентной полиции», которая будет отслеживать и наказывать нарушителей. Чтобы конкуренты почувствовали тяжёлую руку правосудия, систему нужно запустить самостоятельно. Вот что для этого нужно сделать.

1. Собрать доказательства. Никогда точно не знаешь, что суд примет в качестве доказательства. Подойдут любые документы и свидетельства, которые подтверждают незаконное использование товарного знака:

• образцы контрафактных товаров;
• товарные накладные, чеки контрольной закупки;
• рекламные проспекты, в которых предлагается контрафактная продукция;
• таможенные декларации о ввозе контрафактной продукции;
• фотографии точек сбыта, вывесок;
• заверенные нотариусом протоколы осмотра страниц интернет-сайта, групп в соцсетях, страниц на маркетплейсах и т.п.

2. Направить претензию. Чтобы обращаться в суд, сначала нужно направить конкурентам претензию на товарный знак. Это обязательно, если нарушитель — компания или ИП.

Если составить убедительную претензию, суд может и не потребоваться. Узнав о ваших намерениях, конкуренты станут сговорчивее и охотнее пойдут на мировую: заключат лицензионный договор или выплатят компенсацию. А если не пойдут или не ответят на претензию за 30 дней, можно готовить иск и идти в суд (п. 5.1 ст. 1252 ГК). Досудебный порядок разбираем ниже.

3. Подать жалобу. Пока ждёте ответа на претензию, продолжайте собирать доказательства. Подайте заявление:

• в ФАС — на недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 14.33 КоАП) и нарушение законодательства о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП);
• в Роспотребнадзор — на то, что конкуренты незаконно используют ваш товарный знак и так вводят потребителей в заблуждение (ст. 14.10 КоАП);
• в полицию — на случай, если в действиях конкурентов есть состав преступления по ст. 180 УК.

Документы, которые вы получите в результате, помогают доказать правоту в судебной практике по патентным спорам. Если на руках есть протоколы и решения по административным и уголовным делам, суды быстрее соглашаются с истцами и охотнее назначают компенсацию. В этом случае не придётся ничего доказывать, суд превращается в формальность.

4. Подготовить иск и идти в суд. Обычно на этом этапе нарушители становятся сговорчивее. Проверки и штрафы от ФАС и Роспотребнадзора сильно выматывают, а перспектива суда с правообладателем не сулит хорошего исхода. По нашему опыту, в таких ситуациях конкуренты готовы договариваться мирно. А если не готовы: ждём 30 дней с момента отправки претензии, составляем иск и идём суд.

В иске можно потребовать (п. 1 ст. 1252 ГК):

• запретить конкурентам использовать товарный знак при производстве, реализации, рекламе товаров и услуг;
• изъять и уничтожить контрафактную продукцию, оборудование, материалы;
• удалить товарный знак с вывесок, фасадов, с сайта, соцсетей;
• запретить использовать товарный знак в домене;
• возместить убытки или выплатить компенсацию.

Сначала иск подают в арбитражный суд. Он рассматривает споры между предпринимателями по защите товарных знаков в качестве первой, а затем и апелляционной инстанции. По статистике за 1 полугодие 2020 года, арбитражные суды рассмотрели 4173 дела о защите товарных знаков. Из них судьи удовлетворили 3454 иска.

Если после апелляции одну из сторон не устраивает результат, в качестве кассационной инстанции жалобу будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам — СИП (ст. 27 АПК, пп. 2 п. 3 ст. 43.4 закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995). А ещё СИП рассматривает дела:

• об оспаривании решений Роспатента;
• об оспаривании решений ФАС про недобросовестную конкуренцию;
• о признании недействительным решения о регистрации товарного знака;
• о досрочном прекращении охраны товарного знака, если он не используется 3 и более лет и т.д.

Защита товарных знаков — основная нагрузка СИПа. По статистике за 1 полугодие 2019 года (более поздние данные на момент подготовки материала не опубликованы), суд рассмотрел 233 дела по товарным знакам. Судебная практика по патентным спорам гораздо уже — всего 29 дел.

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Защищаем интересы клиентов
в СИП со дня его основания

Юристы и практика
Юристы и практика

Как составить претензию и зачем она нужна

Чтобы суды не отказали в рассмотрении дела, сначала правообладатель направляет нарушителю претензию на товарный знак (п. 5.1 ст. 1252 ГК).

Чем полезна претензия. Это досудебный порядок урегулирования спора. По нашей практике, на этом этапе удаётся решить примерно 40% споров. Хорошо составленная претензия повышает вероятность, что конкурент испугается и не захочет доводить дело до суда. А если захочет, всегда есть возможность договориться и заключить мировое соглашение в процессе.

По статистике СИПа за 2014–2018 годы, в результате примирительных процедур удалось закрыть 35,1% споров. Это высокий показатель, он свидетельствует о готовности бизнеса договариваться по спорам в области интеллектуальной собственности. Предприниматели знают — судиться дороже. На экспертизы, пошлины, сбор доказательств и юридические услуги может уйти 200–500 тысяч и даже больше. Все эти расходы суд взыщет с нарушителя, и последний скорее всего об этом знает.

Претензия демонстрирует серьёзность намерений правообладателя. В документе просят прекратить незаконное использование товарного знака, указывают ожидаемую сумму компенсации и предлагают заключить лицензионный договор — чтобы знак использовался законно. Претензия выступает предупреждением для нарушителя: если ты не готов договариваться, мы идём в суд. Это будет долго и дорого, лучше соглашайся.

Как написать претензию. Можно составить самому, но надёжнее доверить это юристам по интеллектуальным правам. Чем грамотнее составлен документ, тем больше шансов на быстрое досудебное урегулирование. Юрист изучит ваше дело, поможет собрать и оценит доказательства, выработает стратегию досудебной защиты прав на товарный знак. А ещё он расскажет о перспективах и найдёт болевые точки, на которые стоит давить.

В претензии нужно:

1. Указать правообладателя, номер свидетельства, классы МКТУ и другие реквизиты товарного знака.
2. Описать выявленные нарушения и обстоятельства, при которых правообладатель узнал о них.
3. Обосновать сходство товарных знаков, однородность товаров и услуг.
4. Заявить требования: прекратить незаконное использование знака, выплатить компенсацию, заключить лицензионный договор и пр.
5. Подкрепить требования ссылками на нормативные акты, судебную практику по защите товарных знаков.
6. Предупредить о будущих действиях: в случае невыполнения требований — обращение в суд, ФАС, РПС, полицию.
7. Добавить приложения: копию свидетельства на знак, чеки, накладные, акты и протоколы, иные доказательства.

Куда и как отправлять претензию. Претензию всегда отправляют на юридический адрес нарушителя. Посмотрите его в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (п. 63 Постановления Пленума ВС № 25 от 23.06.2015). Или посмотрите в договоре, если раньше сотрудничали с нарушителем (п. 4 Обзора, утв. Президиумом ВС от 22.07.2020).

Использовать фактический адрес офиса, когда он не совпадает с реестром и его нет в договоре, опасно. Если адресат не получит письмо на почте, суд откажет в принятии иска — за несоблюдения досудебного порядка. В АПК не указано, куда именно должна направляться претензия, но спорить с судом дольше. Придётся отправлять претензию повторно и ждать ещё 30 дней.

Чтобы письмо точно не потерялось, отправьте его заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. Уведомление вернётся обратно — сохраните его, а когда пойдёте в суд — приложите к иску. Это доказывает, что досудебный порядок соблюдён.

Чек-лист. Чтобы претензия точно сработала, нужны:

• Хороший юрист по интеллектуальной собственности. У него есть опыт, он знает, как заставить конкурентов договариваться.
• Анализ сходной судебной практики. Расскажет о перспективах, покажет нарушителю, что его ждёт, если дело дойдёт до суда.
• Предложение о замене штрафов на лицензию. Если нарушитель заключит с вами договор, вы не будете жаловаться и не пойдёте в суд.
• Обоснованная цена франшизы или компенсации. Размер нельзя взять с потолка. Юрист поможет сделать расчёт объективно, на основе оценки знака, чтобы сделка прошла на рыночных условиях.
• Доказательства. Чтобы конкуренты не смогли убрать контрафакт с полок и удалить с сайта.

Что делать, если вам пришла претензия?

Не игнорируйте её. Скорее всего, отправитель готов подавать иск. Если вы действительно что-то нарушили, в ваших же интересах закрыть вопрос до суда. Вот что стоит сделать.

1. Проверить товарный знак в базе Роспатента. Используйте номер, который правообладатель указал в претензии. Посмотрите: действителен ли знак, на какие виды деятельности распространяется, кто правообладатель, похож ли знак на то обозначение, которые вы используете. Возможно, правообладатель что-то перепутал.
2. Обратиться к профильному юристу. Он проверит сходство обозначений, наличие оснований для спора или для аннулирования товарного знака. Хороший юрист изучит обстоятельства дела и поможет правильно выстроить стратегию защиты.
3. Попытаться снизить размер компенсации. Если вы действительно нарушили права на чужой товарный знак, придётся договариваться. Тут тоже не обойтись без юристов. Они проверят, обоснована ли сумма возмещения и помогут сбить размер до реальных цифр.
4. Заключить мировое соглашение. Обычно переговоры заканчиваются тем, что нарушитель обещает больше не использовать товарный знак и выплатить компенсацию. Или соглашается на лицензионный договор и начинает платить правообладателю за использование знака.

Как посчитать компенсацию за незаконное использование товарного знака

Когда дело доходит до взыскания компенсации, её нужно правильно рассчитать. Законодательство устанавливает особые алгоритмы расчёта взыскиваемой с нарушителя суммы. Правообладатель может попросить компенсацию в одной из трёх описанных ниже форм (п. 4 ст. 1515 ГК).

В твёрдой сумме — от 10 тысяч до 5 млн рублей

В иске можно указать любую сумму, которую правообладатель считает объективной. Дальше суд будет смотреть, какая сумма выглядит соразмерной нарушению и сколько нужно взыскать. Судьи определяют размер компенсации исходя из доказательств, которые представит истец, а также принципов справедливости и разумности (п. 62 Постановления Пленума ВС № 10). Будут учитывать:

• известность товарного знака;
• характер допущенного нарушения;
• срок незаконного использования;
• наличие и степень вины нарушителя;
• вероятные убытки правообладателя;
• использование товарного знака самим правообладателем и т.д.

В судебной практике по защите товарных знаков максимальную сумму назначают редко. Чаще суды ограничиваются компенсацией в несколько сотен тысяч рублей. Например, в Новосибирске с парикмахерской взыскали 450 тысяч, хотя правообладатель просил 1 млн рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-147/2018 от 26.02.2018). А а с красноярской кофейни взыскали всего 220 тысяч, при требовании в 2 млн рублей (Решение АС Красноярского края № А33-13207/2016 от 22.11.2016).

Чтобы получить больше, правообладателю нужно обосновать заявленный размер: показать документы, доказать известность знака, предполагаемый объём выпускаемого контрафакта за время незаконного использования знака. Обосновать размер компенсации поможет опытный IP-юрист.

В двукратном размере стоимости лицензии

В этом случае сумма компенсации определяется как удвоенная стоимость франшизы за период незаконного использования знака. Если вы никогда до этого не продавали франшизу, лучше выбрать иную форму компенсации, иначе в удовлетворении иска могут отказать (например, Постановление СИП № А40-126600/2013 от 06.06.2014).

Если опыт продажи лицензий есть, сумму компенсации можно рассчитывать и обосновать, показав ранее заключённые лицензионные договоры. Расчёт делается по простой формуле: стоимость месячного роялти умножается на количество месяцев незаконного использования. Обычно такой расчёт охотнее принимается судами. Как результат — удовлетворение иска в полном объёме.

Так, мясокомбинату из Самары присудили 1 млн рублей компенсации (решение АС Самарской области № А55-37887/2019 от 07.09.2020), а поставщику китайских товаров из Владивостока — сразу 6 млн рублей (решение АС Приморского края № А51-22905/2019 от 13.07.2020 года).

Если вы покажете суду лицензионный договор, это ещё не значит, что он назначит запрошенную компенсацию. Ответчик может оспорить расчёт. Сославшись на существо нарушения, условия других договоров и заключение экспертизы, суд может снизить и эту сумму компенсации.

В двукратном размере стоимости контрафактных товаров

Если у заявителя есть данные про объёмы выпуска и реализации контрафакта, размер компенсации можно привязать к ним. Обычно правообладатели отталкиваются от стоимости контрафактной продукции, заявленной самими нарушителями и доказательств объёмов продукции. Подойдут любые документальные доказательства.

Например, компания-производитель пастилы из Коломны в иске ссылалась на составленные полицией протоколы изъятия контрафактной продукции и цены, указанные нарушителем на сайте. Суд признал расчёт справедливым и взыскал в пользу компании 2 млн рублей (Решение АС Московской области № А41-32467/16 от 08.09.2017).

В другом деле дистрибьютор китайской обуви ссылался в иске на таможенную стоимость контрафакта. Он посмотрел сумму в декларации, умножил её на два и заявил в иске. Суд сказал, что это справедливо и взыскал с нарушителя 843 тысячи рублей компенсации (Решение АС Приморского края № А51-29718/2013 от 20.08.2014).

Чтобы получить максимальную сумму, правообладателю нужен грамотный юрист. Он обоснует для суда сумму компенсации и поможет отстоять размер, если ответчик подаст апелляцию. А ещё окажет послесудебную поддержку, если нарушитель не захочет исполнять решение суда добровольно.

Незарегистрированный товарный знак

Подборка наиболее важных документов по запросу Незарегистрированный товарный знак (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

• Товарный знак:
• 223-ФЗ эквивалент
• Аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием
• Аутентичность
• Бренд
• Бухгалтерский учет товарного знака
• Показать все

• Товарный знак:
• 223-ФЗ эквивалент
• Аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием
• Аутентичность
• Бренд
• Бухгалтерский учет товарного знака
• Показать все

Судебная практика

Важнейшая практика по ст. 1515 ГК РФ Можно использовать обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с иным обозначением, если заявка на регистрацию последнего в качестве товарного знака уже подана, но знак еще не зарегистрирован >>>

Перспективы и риски арбитражного спора: Споры с Роспатентом: Правообладатель фирменного наименования или коммерческого обозначения хочет оспорить регистрацию товарного знака третьего лица как тождественного или сходного до степени смешения
(КонсультантПлюс, 2023) Правообладатель не доказал однородность товаров и услуг, в отношении которых он осуществляет деятельность, товарам и услугам, по которым зарегистрирован товарный знак (например, не представил регистрационные удостоверения, декларации о соответствии)

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Запрещение недобросовестной конкуренции: общий и специальные запреты
(Паращук С.А.)
(«Предпринимательское право», 2023, N 2) Этот вид смешения, например, во Франции, именовался в качестве охраны так называемых незарегистрированных товарных знаков добросовестного конкурента. Российский Закон запрещает использование в виде копирования, имитации не охраняемых исключительными правами внешнего вида товара конкурента, упаковки товара, наименования, этикетки, цветовой гаммы, фирменного стиля, фирменной одежды, оформления витрины, торгового зала или иных элементов, которые индивидуализируют конкурента или его товар.

Статья: Целесообразность внедрения в РФ негосударственной (альтернативной) системы урегулирования доменных споров
(Романенкова Е.И.)
(«ИС. Промышленная собственность», 2022, N 12) При этом в отношении споров, затрагивающих конфликты с объектами интеллектуальной собственности, необходимо покрытие как можно большего числа объектов. В частности, не вызывает сомнений необходимость включить в эту группу все средства индивидуализации (включая наименования некоммерческих организаций, псевдонимы и сценические имена), объекты авторского права в словесной форме (названия произведений, персонажи и т.д.). Это включение не означает их приоритет перед доменными именами, а лишь указывает на возможность рассмотрения такого вопроса в каждом конкретном случае. При этом предполагается нецелесообразным заимствовать лояльный подход UDRP к незарегистрированным товарным знакам (в практике UDRP реальными шансами на успех обладают и правообладатели знаков, не прошедших государственную регистрацию, однако это влечет значительные сложности в рассмотрении спора, а потому пока нецелесообразно для России).

Нормативные акты

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(ред. от 13.06.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023) 5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Правовые ресурсы

• «Горячие» документы
• Кодексы и наиболее востребованные законы
• Обзоры законодательства
  • Федеральное законодательство
  • Региональное законодательство
  • Проекты правовых актов и законодательная деятельность
  • Другие обзоры
  • Календари
  • Формы документов
  • Полезные советы

  Использование незарегистрированного товарного знака

  «Нужно ли регистрировать свой товарный знак или это необязательно?» – один из самых распространенных вопросов у начинающих предпринимателей. Желание сэкономить на регистрации знака может обойтись очень дорого, так как при нарушении чужих исключительных прав суд может не только взыскать денежную компенсацию, но и принять решение о лишении свободы. В этой статье мы подробно рассмотрим, какие риски несет в себе использование незарегистрированного товарного знака, и что нужно делать, чтобы свести их к минимуму.

  Что говорится в законе

  Законодательством России прямо не запрещено использование незарегистрированного товарного знака. Хотя сам статус «товарный знак» обозначение может приобрести только после его государственной регистрации в «Роспатенте».

  «На товарный знак, то есть, на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак»

  Гражданский кодекс РФ
  ст. 1477, п.1. Товарный знак и знак обслуживания

  До проведения государственной экспертизы обозначению не предоставляется государственная охрана, а предприниматель может использовать его на свой страх и риск.

  В Гражданском кодексе существует также другое понятие – коммерческое обозначение. Оно не является синонимом товарного знака, а используется в качестве самостоятельного средства индивидуализации для одного предприятия в целом или для сети предприятий. У каждой организации может быть только одно коммерческое обозначение. Количество же товарных знаков законом не ограничивается, один и тот же правообладатель может использовать целое семейство обозначений, различающихся между собой шрифтом или другими элементами дизайна.

  

  Коммерческое обозначение не проходит регистрацию в государственных органах и не вносится в учредительный устав. Однако его можно зарегистрировать в качестве товарного знака по желанию владельца бизнеса.

  Юридические и финансовые риски

  Использование незарегистрированного товарного знака и коммерческого обозначения несет в себе большие риски:

  • Вы можете нарушать права владельца зарегистрированного бренда, если ваше обозначение совпадает с ним хотя бы частично и потребитель может спутать их между собой. Если правообладатель товарного знака подаст иск в суд, то он выиграет судебное дело, а вам придется выплатить штраф, который может достигать 5 млн. рублей и больше (виды штрафов и компенсаций перечислены далее).
  • Другое лицо может зарегистрировать такое же обозначение на себя и шантажировать вас, угрожая судебным иском. Такая ситуация часто возникает в том случае, когда бренд уже стал популярным среди потребителей (так называемый патентный троллинг).
  • Может возникнуть конфликт с владельцем похожего доменного имени, но запретить его использование вы не вправе. Правообладатель зарегистрированного товарного знака может отобрать ваше доменное имя через суд.
  • Бизнес невозможно будет передать по франшизе, так как основным условием договора франчайзинга (коммерческой концессии) является предоставление прав на зарегистрированный товарный знак. Таким образом вы теряете возможную прибыль.
  • Недобросовестный конкурент может выпускать контрафакт под тем же обозначением. Доказать свои исключительные права на бренд будет очень тяжело, так как они не закреплены юридически.
  • Большинство крупных маркетплейсов (Озон, Вайлдберриз, Ламода) требуют документы на товарный знак, которые подтверждают права на его использование. В любой момент, при возникновении сомнений, появлении продукции под одним и тем же брендом, администрация торговой площадки запрашивает свидетельство на товарный знак или дистрибьютерский договор. При их отсутствии витрина продавца и аккаунт блокируются.
  • Если вы захотите продать свой бизнес полностью, то навряд ли найдется желающий приобрести его, так как незарегистрированный бренд – это всегда риск по вышеперечисленным причинам.

  Нарушение прав других правообладателей и ответственность

  Перед началом использования обозначения в качестве незарегистрированного товарного знака необходимо сделать проверку, не совпадает ли оно с теми брендами, которые уже внесены в государственный реестр. Это поможет избежать претензий от других участников рынка и судебных исков.

  Нужно иметь в виду, что по закону не допускается даже частичное совпадение с зарегистрированным товарным знаком, если оно может ввести потребителя в заблуждение. В юриспруденции для оценки степени совпадения используется такое специфическое понятие, как сходство до степени смешения. Сходство в некоторых случаях может иметь неочевидный характер. Так, например, сходство до степени смешения имеется между товарным знаком «Adidas» и «Adibas» (фонетическая идентичность). Суд будет также учитывать известность зарегистрированного бренда – чем он популярнее, тем выше вероятность того, что использование похожего обозначения является противоправным.

  Виды ответственности, предусмотренные за нарушение исключительных прав на чужой товарный знак и размеры штрафов приведены на схеме ниже.

  

  Используя незарегистрированную торговую марку, вам придется все время следить за ситуацией на рынке. И если появится похожий зарегистрированный бренд, то коммерческая деятельность станет незаконной, так как она подпадет под действие вышеуказанных статей ГК РФ и УК РФ.

  Патентный троллинг

  Регистрация товарного знака в «Роспатенте» может проводиться не только добросовестными производителями с целью индивидуализации своей деятельности (выделения бизнеса на фоне других конкурентов и защиты бренда), но и недобросовестными лицами.

  Чем большую известность и популярность на рынке приобретает бренд, тем более привлекательным он становится для злоупотреблений. Патентный троллинг – это злоупотребление правом на регистрацию интеллектуальной собственности, когда заявитель регистрирует на себя знак, зная о его использовании другим лицом.

  Такая тактика может использоваться в различных целях:

  • для шантажа и продажи прав на товарный знак по завышенной цене добросовестному участнику рынка;
  • для паразитирования на популярности чужого бренда – потребитель уже доверяет известной марке и охотно покупает товары с похожей маркировкой;
  • для блокировки конкурента.

  От этого страдают не только малоизвестные торговые марки, но и именитые бренды.

  Например, в 2008 г. в «Роспатенте» был зарегистрирован товарный знак «Vasheron» (свидетельство №362861) на имя ООО «Торговый дом «Ламборгини» (учредители – российские граждане). Знак использовался для маркировки бумажников, сумок, чемоданов.

  

  В защиту производителя знаменитых швейцарских часов под маркой «VACHERON CONSTANTIN» в 2011 г. было возбуждено судебное дело с требованием аннулировать регистрацию №362861. На территории России регистрация швейцарского бренда не проводилась (но есть международное свидетельство). Оба обозначения незначительно отличаются друг от друга, налицо сходство до степени смешения, особенно фонетическое.

  Судебные разбирательства длились 2 года и завершились только в 2013 г. Дело прошло через все инстанции – от Арбитражного суда г. Москвы до Президиума Суда по интеллектуальным правам и ФАС, прежде чем удалось оспорить регистрацию похожего товарного знака (дело № 1-14-105/00-08-13 о нарушении антимонопольного законодательства).

  Конфликт с доменными именами

  Регистрация товарного знака в «Роспатенте» дает монопольное право владельцу не только на его использование для маркировки продукции или в рекламе, но и в качестве доменного имени в сети Интернет.

  «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношение которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
  1. на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации;
  2. при выполнении работ, оказании услуг;
  3. на документации связанной с введением товаров в гражданский оборот;
  4. в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
  5. в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.»
  Гражданский кодекс ГК РФ
  статья 1484 п.2.

  Обычно для домена официальной страницы бренда выбирают название, которое полностью совпадает с ним, или созвучно. Доменное имя имеет свойство заимствовать коммерческую ценность товарного знака, так как оно ассоциируется у пользователей с правообладателем бренда и качеством.

  Если же ваш товарный знак не зарегистрирован, то любое лицо может купить и использовать похожий домен. В результате пользователи будут переходить на его сайт, а не на ваш.

  Хорошо, если на этом Интернет-ресурсе будут предлагаться товары, которые не имеют отношения к вашему бизнесу. Но доменное имя может приносить конкуренту доход за счет вашей репутации, а низкое качество его товаров – дискредитировать вашу марку.

  Запретить такую деятельность, в том числе тайпсквоттинг, может только правообладатель зарегистрированного товарного знака. Тайпсквоттинг – это регистрация доменных имен с типовыми опечатками или похожих на официальный сайт. Одним из таких ярких примеров является клон сайта Российских железных дорог (rzd.ru) – rzd-online.ru.

  Регистрация доменного имени также может носить недобросовестный характер – для шантажа и перепродажи по завышенной цене. На скриншоте ниже приведены цены одного из магазина доменных имен. Обычная цена регистрации домена составляет порядка 450 рублей.

  

  Сам факт покупки или регистрации доменных имен не противоречит российскому законодательству. Но если киберсковоттер или лицо, купившее домен, использует его с целью рекламы, реализации товаров/услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, то суд выносит решение в пользу правообладателя бренда.

  Что делать, чтобы свести риски к нулю?

  Есть только 2 способа обезопасить свой бизнес от вышеописанных рисков и судебных тяжб:

  • Использовать обозначение, которое в принципе не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Такой вариант подходит, если у вас небольшой бизнес и вы не планируете продвижение на рынке, торговлю на маркетплейсах. Например, можно назвать свое кафе «Кондитерская» или автосервис «Автомойка». Тогда вы точно не нарушите ничьи права.
  • Зарегистрировать свой товарный знак в «Роспатенте» с получением всех правовых преимуществ.

  Если товарный знак уже зарегистрирован на имя другого лица по тем же видам товаров и услуг, то можно заключить с правообладателем лицензионный договор, договор отчуждения (полной продажи прав) или попытаться досрочно аннулировать чужой знак, если он не используется в течение 3 лет. Доказательство его использования возлагается судом на владельца бренда.

  Как зарегистрировать товарный знак

  Регистрацией товарных знаков в России занимается только одно государственное ведомство – «Роспатент». Все остальные юридические компании и патентные бюро выступают только в качестве посредника между предпринимателем и патентным ведомством.

  ��Как зарегистрировать товарный знак самостоятельно?
  Подготовили для вас руководство по самостоятельной регистрации товарного знака. Руководство доступно для скачивания в нашем Телеграм канале @ezybrand_ip по ссылке. Присоединяйтесь!

  Для регистрации торговой марки, бренда необходимо выполнить следующие действия:

  1. Проверить, не занят ли знак другим правообладателем. Проверка производится по базам данных «Роспатента». При ее проведении необходимо учитывать сходство до степени смешения, о котором мы говорили выше. Если вы планируете создание интернет-сайта или онлайн-магазина, то название бренда нужно также проверить по доменным именам, чтобы в будущем не возникли конфликтные ситуации.
  2. Оформить заявку на стандартных бланках, скачать которые можно на официальном сайте ФГБУ «ФИПС» (подразделение «Роспатента»).
  3. Оплатить государственную пошлину, величина которой рассчитывается исходя из количества классов товаров/услуг по международному классификатору. Минимальный размер госпошлин – 21 700 рублей.
  4. Подать заявку в «Роспатент» одним из нескольких способов – по почте заказным письмом, при личном посещении патентного ведомства, на сайте «Роспатента» или на портале «Госуслуги». При подаче электронной заявки требуется усиленная электронно-цифровая подпись и криптографическое программное обеспечение.

  Экспертиза товарного знака в «Роспатенте» занимает по времени 4-6 месяцев. Если заявка составлена с неточностями, знак обладает низкой различительной способностью или есть риск введения потребителей в заблуждение, то проверка может занять больше времени – до 1,5 лет. При этом может быть вынесено отказное решение без возврата уплаченных пошлин.

  Патентное бюро Ezybrand

  Интересы заявителя в «Роспатенте» могут представлять патентные поверенные, которые специализируются на патентном праве и средствах индивидуализации – товарных знаках. Их деятельность регулируется Федеральным законом № 316-ФЗ от 30.12.08 г.

  В штате патентного бюро Ezybrand работают патентные поверенные, которые прошли государственную аттестацию по специализации «Товарные знаки» и имеют более чем 10-летний опыт работы в этой сфере.

  Вы можете заказать регистрацию товарного знака «под ключ» с его полной проверкой на соответствие требованиям законодательства и сопровождением экспертизы в «Роспатенте», или использовать одну из услуг, которая вам необходима:

  • проверка по базам данных патентного ведомства;
  • мониторинг нарушения прав на товарный знак в сети «Интернет»;
  • сравнение товарных знаков для определения степени их сходства;
  • ускоренная регистрация товарного знака за 2 месяца;
  • аннулирование чужого товарного знака при злоупотреблении правом на регистрацию или его неиспользовании правообладателем;
  • заключение договора лицензии или отчуждения с владельцем товарного знака.

  Читайте также:

  1. Письмо согласие на регистрацию или использование товарного знака
  2. Использование товарного знака в доменном имени, споры по доменным именам
  3. Свободное использование товарного знака
  4. Использование товарного знака в контекстной рекламе Яндекс и Google
  5. Как получить компенсацию за незаконное использование товарного знака
  6. Как запретить использование товарного знака и демонтировать вывеску
  7. Использование государственной символики в товарном знаке
  8. Использование чужих брендов и товарных знаков в мета-тегах и контенте сайта

  

  Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. ��Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

  Бондарева Ольга

  Специалист по регистрации товарных знаков, патентованию в области инженерии, приборостроения, медицины, фармацевтики, регистрации программ для ЭВМ.

  Незарегистрированный товарный знак – проблема или нормальное явление

  Иногда предприниматели, использующие в своем бизнесе какое-либо обозначение, будь то название или логотип, совершенно спокойно говорят о том, что работают без регистрации и не намерены ею заниматься.

  Возникает вполне естественный вопрос, а так ли нужна эта процедура или же незарегистрированный товарный знак ничем не отличается от зарегистрированного и не создает никаких проблем. Чтобы разобраться в этой теме, давайте рассмотрим товарный знак как объект интеллектуальной собственности и узнаем, какие права гарантирует его владельцу регистрация.

  Можно ли использовать незарегистрированный товарный знак?

  Да, можно, законом не запрещено — как бы неожиданно это не звучало от компании, специализирующейся на регистрации объектов интеллектуальной собственности.

  Однако в этом случае всегда есть риск того, что вы случайно (или преднамеренно) взяли в качестве товарного знака обозначение, уже оформленное на чье-то имя, или знак, очень похожий на известный, что грозит судебными исками со стороны его правообладателя.

  Открывая бизнес или новое направление деятельности, предприниматель сталкивается с массой забот и трудностей, и, как правило, о товарном знаке задумывается в последнюю очередь. Действительно, нет особого смысла регистрировать знак, тратя время и деньги и не будучи уверенным, что эти расходы окупятся. Поэтому на данном этапе для маркировки своих товаров или услуг обычно используют какое-нибудь понравившееся слово или словосочетание.

  А потом потребители привыкают к нему, уже ассоциируют товары под данным брендом с производителем и формируется лояльность. Основатель бизнеса решает, что самое время получить регистрацию и вот тут начинаются проблемы.

  Какие риски сулит использование незарегистрированного товарного знака

  Вероятные проблемы, с которыми бизнесмены и фирмы могут столкнуться при эксплуатации незарегистрированного товарного знака, бывают двух типов. Разница между ними заключается в поведении остальных участников рынка – добросовестном или недобросовестном.

  Читайте также: Исключительное право на товарный знак как инструмент ведения бизнеса

  Риски, связанные с недобросовестным поведением третьих лиц.

  Недобросовестное поведение может выражаться в двух направлениях: намеренное паразитирование на репутации известного товарного знака с целью переманивания клиентов и захват чужой промышленной собственности с целью оформления ее на свое имя и шантажирования исходных владельцев.

  Намеренное паразитирование на репутации известного товарного знака – это появление на рынке подделок под продукцию известных фирм: от точных копий до создания похожей символики, упаковки, дизайна, названий и т. п. для продвижения тех же самых товаров или услуг, которыми торгует оригинальный производитель. Точное копирование было характерно для 90-х гг. XX века, сейчас более распространена другая тенденция – выпуск товаров под схожим товарным знаком с изменением одной-двух букв, цветов или шрифтов.

  Если ваше незарегистрированное средство индивидуализации использовали конкуренты, наводнив рынок подделками, то возникают сразу две проблемы:

  • Конкуренты отбирают часть рынка сбыта – потребителей, которые собирались приобрести ваш товар, но купились на сходство товарных знаков и в итоге взяли подделку, что негативно сказывается на объемах продаж.
  • Репутационный ущерб. Потребители, наткнувшись пару раз на низкокачественную подделку, разочаровываются в бренде и перестают приобретать продукцию, маркированную этим товарным знаком, в том числе оригинальную. Компания получает поток жалоб и недовольства со стороны покупателей, имидж страдает, уходят не только имеющиеся, но и потенциальные клиенты.

  Захват чужой промышленной собственности проявляется в том, что конкуренты оформят ваше обозначение на себя, и вы не только не сможете зарегистрировать его, но будете нарушителем при использовании своего же обозначения. Такая деятельность становится все более распространенной. Украденный товарный знак не используется, но его новый правообладатель может получать доход, требуя выплаты вознаграждений за его использование с «законного» владельца или взыскивая компенсации через суд за нарушение прав в области интеллектуальной собственности. Причем оспорить такую регистрацию получается редко.

  Поэтому незарегистрированные товарные знаки очень уязвимы.

  Риски, связанные с добросовестным поведением третьих лиц.

  Типичная ситуация: компания ведет бизнес в одном из регионов РФ, имея собственный бренд, фирменный стиль и все остальное, но товарный знак остается незарегистрированным. В это время на другом конце страны появляется фирма или частный предприниматель, работающие под аналогичным брендом – не украденным по злому умыслу, а просто совпавшим случайно в каких-то элементах или общей концепции (что нередко происходит с товарными знаками, состоящими из общеупотребительных слов или избитых символов).

  До тех пор, пока обе компании не подали заявку на товарный знак или не вышли за пределы региона происхождения, проблем может не возникнуть. Но рано или поздно фирмы узнают друг о друге. И это открытие не из приятных: обнаружить конкурента в своей сфере и вдобавок со схожим названием.

  Невозможно предпринять какие-либо меры против конкурента в судебном порядке, если ваш товарный знак не зарегистрирован, поскольку ни одна из сторон конфликта не является, с формальной точки зрения, нарушителем чьих-либо прав. Все, что можно сделать в подобной ситуации, это оперативно направить заявку в Роспатент и инициировать процедуру регистрации. Если все сложится удачно, и ваш товарный знак зарегистрируют первым, сможете запретить использование схожего обозначения для аналогичного вида деятельности. В противном случае претензия может быть направлена Вам и не факт, что вторая фирма пойдет на сотрудничество.

  Чем быстрее подана заявку, тем больше шансов, что обозначение еще не занято, и конкурирующая компания не опередила. Основным аргументом в споре о том, кто был первым, является дата подачи заявки в патентное ведомство. Альтернативные варианты доказательства первенства возможны, но малоэффективны, поскольку незарегистрированный товарный знак как бы не существует для государственных инстанций и не имеет охраняемого статуса.

  Как защитить незарегистрированный товарный знак?

  Как поступить, если ваше незарегистрированное обозначение используют конкуренты? Обязательно ли регистрировать свое название компании, слоган или логотип? И какой вариант защиты выбрать?

  Как бы противоречиво это не звучало, но лучший способ защитить незарегистрированное обозначение — это зарегистрировать его. А именно зарегистрировать бренд как товарный знак. В качестве товарного знака можно зарегистрировать название товара или линейки продукции, слоган, логотип, маскот, даже саму упаковку. Можно зарегистрировать и фирменное наименование, но если оно совпадает по названию с брендом, тем самым усилив защиту.

  Читайте также: Как и где запатентовать название компании

  Необходимо помнить, что для регистрации название должно иметь различительную способность. Этому критерию совершенно точно не соответствуют общеизвестные символы, широкоупотребляемая лексика и терминология, собственные имена организаций и аббревиатурные сокращения, натуралистичные изображения товаров, их свойства и характеристики, – в общем, все то, что не выделяет продавца или изготовителя продукции на фоне остальных участников рынка, а, наоборот, унифицирует его.

  Вопрос о критической степени смешения с другими средствами индивидуализации, которое может помешать официальному оформлению прав на незарегистрированный товарный знак, вызывает непонимание у предпринимателей. Поиск по товарным знакам не может дать абсолютной гарантии того, что обозначений, подобных регистрируемому, в России не существует, поскольку этот поиск дает приблизительные результаты. Даже если эксперт зарегистрируют, то впоследствии конкурент может оспорить такое решение в суде. Кроме того, неспециалистам сложно понять, какие обозначения будут признаны схожими, а какие нет. Это, во-первых.

  Во-вторых, средство индивидуализации необходимо сравнивать также и с коммерческими обозначениями, которые используются в бизнесе, но это невозможно, поскольку они не зарегистрированы в Роспатенте и нет способов провести поиск по ним. Даже если вы обнаружили похожее коммерческое обозначение у другой фирмы, оно вовсе не обязательно является объектом исключительного права, так как, возможно, его известность или отличие недостаточны.

  Что касается известности незарегистрированного товарного знака или коммерческого обозначения, то эти критерии не прописаны в законодательных нормах ясно и однозначно. Глава 4 Гражданского кодекса, посвященная этому вопросу, не конкретизирует, какая степень известности является необходимой и среди каких групп населения обозначение должно быть узнаваемым. На этой неопределенности наживаются некоторые патентные поверенные, отдельные юристы и торгово-промышленные палаты. Они практикуют следующую схему: предлагают компаниям за определенную плату войти в их реестр коммерческих обозначений и получить свидетельство об этом, обеспечив себе доказательство известности коммерческого обозначения, которое можно будет предъявлять суду в случае конфликта по поводу прав. Однако суд не раз выносил решения о том, что такие сертификаты не являются подтверждением известности коммерческих обозначений.

  Кроме того, коммерческое обозначение может иметь только компания или ИП,у которой есть в собственности недвижимость, так как согласно ГК РФ коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий, а предприятие определяется в первую очередь как имущественным комплекс. В связи с чем при отсутствии недвижимости суды не могут признать у компании или ИП наличие коммерческого обозначения.

  В принципе, создание и ведение таких частных реестров не запрещается. И использовать их как аргумент в судебном разбирательстве тоже можно. Однако убедительность такого аргумента весьма слаба: для доказывания права на незарегистрированное обозначение одного присутствия в таком реестре недостаточно (в отличие от свидетельства о регистрации в Роспатенте).

  Примерно так же дело обстоит с Российским авторским обществом, которое регистрирует и депонирует произведения. Заявитель получает свидетельство о факте представления в РАО своего результата творческого труда, а сама регистрация и депонирование осуществляются под его ответственность, что указывается в заявке. При этом РАО даже не проверяет, может ли регистрируемый объект считаться произведением в прямом смысле слова. То есть заявитель фактически платит за то, что его свидетельские показания фиксируются на бумаге.

  Такой документ может когда-нибудь быть использован как аргумент в судебном споре, но он не дает никакой правовой охраны произведению. Несомненно, РАО как регистратор очень известно и популярно, поэтому его свидетельства могут произвести впечатление на конкурентов, но с юридической точки зрения оно ничем не отличается от частных «реестров коммерческих обозначений».

  Важно понимать, что в отличие от товарных знаков у коммерческих обозначений как таковых нет и не будет никаких официальных реестров, так как это противоречило бы нормам российского законодательства.

  Поэтому внесение незарегистрированного товарного знака как коммерческого обозначения в различные реестры – не более чем коллекционирование красивых свидетельств с водяными знаками. Их возможности в плане подтверждения в суде известности и широкой распространенности коммерческого обозначения весьма сомнительны. Гораздо более действенны реальные документальные доказательства того, что обозначение успело приобрести известность в определенном регионе или местности.

  Как это доказать? Предоставить суду доказательства длительного использования обозначения; широкой известности российскому потребителю товаров, маркированных данным обозначением, и факта возникновения устойчивой ассоциативной связи именно с производителем, а не просто знание потребителями названия бренда. То есть необходимо доказать, что потребители знают данную марку и знают, кому она принадлежит. В противном случае товарный знак останется у того, кто первый подал заявку. Закон не предусматривает право преждепользования для товарных знаков. Значение имеет именно дата подачи заявки.

  Читайте также: Чем товарный знак отличается от логотипа

  Бизнес-схемы платной регистрации коммерческих обозначений в негосударственных реестрах получили столь широкое распространение во многом потому, что в Гражданском кодексе понятие известности обозначения не раскрыто в полной мере, не расшифровывается подробно. Из-за этой неясности у многих людей сложилось мнение, что известность коммерческого обозначения на какой-либо территории начинается с показа его кому-либо или обнародования его в открытых источниках (то есть сводится к доступности). Но известность, узнаваемость незарегистрированного обозначения – это больше, чем просто доступность. Присутствие обозначения в общедоступных источниках информации – необходимое условие известности, но она не наступит, если люди не ознакомились с этим обозначением, не заинтересовались им, у них не возникла связь между обозначение и товарами или услугами.

  Гражданский кодекс не имеет в виду общемировую или федеральную известность обозначения, в том числе незарегистрированных товарных знаков. Формулировка «для индивидуализации своего предприятия» дает понять, что известность рассматривается, прежде всего, с точки зрения конечного потребителя продукта, а не юриста или патентного поверенного, который просто занимается регистрацией и не требует доказательств его применения фирмой или ИП.

  Географический ареал известности обозначений, из которых состоят подобные реестры, тоже вызывает много вопросов. Известность на каком уровне будет достаточной – в рамках муниципального образования (районного, сельского, городского), региона, всей страны? Если частный регистратор обозначений находится в столице, то в его реестрах должны быть только обозначения федерального уровня известности? И как к этим реестрам применяется закон о хранении персональных данных, если сведения о заявителях лежат на серверах, физически расположенных за пределами РФ, а сама регистрация осуществляется через Интернет?

  Исходя из здравого смысла и практических соображений, делаем вывод о том, что в плане известности важнее не регистрация обозначения в каких-либо реестрах, а его активное коммерческое использование в той или иной географической области различными способами, как перечисленными в Гражданском кодексе (в рекламных объявлениях, дизайне упаковки, документах), так и отсутствующими в нем. И это использование должно быть документально зафиксировано.

  Таким образом, способы защитить от посягательств третьих лиц незарегистрированный товарный знак в РФ существуют, но не дают стопроцентной гарантии. Поэтому официальная его регистрация в Роспатенте все-таки более надежна.

  Чем грозит использование зарегистрированного товарного знака?

  Выше уже говорилось о случаях непреднамеренного нарушения прав правообладателей товарных знаков другими предпринимателями, которые просто не знали о том, что их наименование уже кем-то занято и охраняется законом. Отсутствие знаний и преступных намерений, увы, не освобождают от штрафных санкций. Законодательство РФ предусматривает по делам, связанным с неправомерным использованием товарных знаков, не только гражданскую и административную, но и уголовную ответственность для ответчика.

  В любом случае, он лишается возможности использовать этот товарный знак дальше (вплоть до необходимости удалить его из всех документов компании, рекламных материалов и вывесок), а товары, маркированные им, признаются контрафактной продукцией и должны быть изъяты из оборота и ликвидированы.

  Читайте также: Функции товарного знака: полезны потребителям, выгодны производителям

  Кроме этих мер, перечисленных в части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, виновный в эксплуатации чужого товарного знака может быть приговорен к выплате денежных компенсаций правообладателю:

  • в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по решению суда, в зависимости от характера правонарушения;
  • в размере, равном двукратной стоимости всех изделий, маркированных этим товарным знаком;
  • в размере, равном двукратной стоимости прав на использование этого обозначения.

  Что касается уголовной ответственности, то она наступает при неоднократных нарушениях подобного рода или в случае возникновения значительного ущерба для правообладателя (статья 180 Уголовного кодекса РФ) и выражается:

  • штрафами в сумме до 200 тысяч рублей либо на величину суммарного дохода ответчика за 18 месяцев;
  • обязательными работами длительностью 180–240 часов;
  • исправительными работами сроком до двух лет;
  • для групп лиц, совершивших преступление в рамках сговора, – в штрафах размером от 100 до 300 тысяч рублей либо аресте на период 4–6 месяцев, либо лишении свободы до 5 лет.

  Ознакомимся с примерами судебных споров, связанных с использованием зарегистрированных на другое лицо товарных знаков:

  Любые меры, направленные на защиту товарного знака (как незарегистрированного, так и имеющего свидетельство Роспатента), желательно осуществлять совместно с экспертами в области охраны интеллектуальной собственности. В разных ситуациях это будут разные специалисты. Для ведения патентных споров в судебном порядке необходимо привлекать юридическую фирму, специализирующуюся на данном виде услуг и имеющую в штате опытных юристов и патентных поверенных. Самостоятельно, без необходимых компетенций и знания тонкостей, такое дело выиграть невозможно – это одно из самых сложных и специфичных направлений судебной практики.

  Использование незарегистрированного товарного знака чревато серьезными проблемами для бизнеса и его руководителя. Своевременная регистрация избавляет от этих рисков. Однако решить эту задачу не так-то просто: до 70 % заявок на регистрацию товарных знаков, подаваемых самостоятельно, получают отказ Роспатента. Поэтому, чтобы с первого раза зарегистрировать товарный знак, лучше обратиться к профессионалам — компании «Царская привилегия».

  Получить бесплатную консультацию по вопросам регистрации товарных знаков или получения патентов вы можете по телефону 8-800-222-90-53.

  Похожие публикации:

  1. Как уведомить пфр о смене фамилии
  2. Когда будут выплачивать за дивиденды сургутнефтегаз размер
  3. Обвал втс что это
  4. Сбербанк брокер когда переведет иис